Regeringens proposition 2009/10:225

Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Prop.

 

2009/10:225

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 juni 2010

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny varumärkeslag ska ersätta den nuvarande varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Vidare föreslås ett antal ändringar i firmalagen (1974:156).

Ett nytt förfarande för hävning av registrerade varumärken och firmor införs. Avsikten är att det ska bli enkelt och billigt att häva registreringar som innehavaren inte längre har något intresse av. Ansökan görs hos registreringsmyndigheten.

Handläggningsreglerna i den nya varumärkeslagen i övrigt utformas så att de blir tydligare och möjliggör en effektiv handläggning av registrer- ingsärenden. En ansökan om registrering av ett varumärke ska kunna avslås delvis. Invändningsfristen förlängs från två till tre månader. Det blir också möjligt att snabbare och enklare avgöra invändningar som är uppenbart ogrundade, har allvarliga brister eller har gjorts av någon som inte är berörd av registreringen.

Det föreslås att Sverige ska tillträda Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) från år 2006. Det övergripande syftet med konventionen är att harmonisera formaliabestämmelser och att främja förenklade handläggningsrutiner.

Utöver de sakliga förändringarna har en övergripande språklig och redaktionell modernisering av det varumärkesrättsliga regelsystemet gjorts. Lagen har också gjorts mer överskådlig. Reglerna i firmalagen samordnas så långt möjligt med reglerna i varumärkeslagen.

Den nya varumärkeslagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

9

2

Lagtext

............................................................................................

10

 

2.1 ................................................

Förslag till varumärkeslag

10

 

2.2 ........

Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)

47

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1977:729) om

Patentbesvärsrätten...........................................................

64

2.4Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400)................................................

66

3 Ärendet och dess beredning............................................................

67

4 Varumärken och firmor – en överblick...........................................

68

4.1

Inledning

..........................................................................

68

4.2

Ensamrättens ..............................uppkomst och innebörd

69

4.3

Närmare om ........registrering av varumärken och firmor

71

 

4.3.1 .....................................................

Varumärken

71

 

4.3.2 .............................................................

Firmor

72

4.4

Ensamrättens ................................................upphörande

73

4.5

Sanktioner ........................................................................

73

4.6

Kollektivmärkeslagen ......................................................

74

4.7

Internationella ...................................överenskommelser

74

 

4.7.1 ........................................

Varumärkesområdet

74

 

4.7.2 ..................................................

Firmaområdet

77

5 Allmänna utgångspunkter...............................................................

79

5.1

Varumärkeslagstiftningen ............behöver moderniseras

79

5.2

En helt ny ......................................varumärkeslag införs

80

6 Officialprövningens omfattning vid registrering av

 

varumärken och firmor ...................................................................

84

6.1

Hur officialprövningen ..................................ser ut i dag

84

 

6.1.1 ............................................

Varumärkesrätten

84

 

6.1.2 ......................................................

Firmarätten

88

6.2

Förslag på förändrad utformning av

 

 

officialprövningen .........i SOU 2001:26 och Ds 2008:28

90

6.3Officialprövningen behålls både för varumärken och

 

firmor

...............................................................................

91

7 Inarbetade varukännetecken . ..................................................m.m

99

7.1

Inarbetning .......................................................................

99

 

7.1.1 ......................................

Svenska förhållanden

99

 

7.1.2 ..........................

Internationella förhållanden

100

 

7.1.3

Förutsättningarna för att ett

 

 

 

varukännetecken ska anses inarbetat

 

 

.....................................................

ändras inte

103

7.2

Skydd .........oberoende av registrering eller inarbetning

107

 

7.2.1 ....................................

Svenska förhållanden

107

 

7.2.2 ..........................

Internationella förhållanden

108

 

7.2.3

Det varumärkesrättsliga skyddet för firma

 

 

.................

och namn utvidgas och preciseras

109

Prop. 2009/10:225

2

8 Ensamrättens omfattning m.m. ....................................................

113

8.1

Rättigheter knutna till ett varukännetecken ...................

113

 

8.1.1

Svenska förhållanden....................................

113

 

8.1.2

Internationella förhållanden..........................

114

 

8.1.3

Reglerna om ensamrättens innebörd

 

 

 

anpassas ytterligare till

 

 

 

varumärkesdirektivet ....................................

117

8.2

Begränsningar av ensamrätten.......................................

130

 

8.2.1

Gällande regler om begränsningar i

 

 

 

ensamrätten...................................................

130

 

8.2.2

Begränsningarna i ensamrätten förtydligas...

130

8.3

Vad som kan utgöra ett varumärke................................

133

 

8.3.1

Vilka tecken som kan utgöra ett

 

 

 

varumärke i dag ............................................

133

 

8.3.2

Oförändrade regler om vad som kan

 

 

 

utgöra ett varumärke.....................................

134

8.4

Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt.........

134

 

8.4.1

Gällande regler om vad som är utelutet

 

 

 

från ensamrätt ...............................................

134

 

8.4.2

En enhetlig reglering införs om att

 

 

 

kännetecken som endast består av en viss

 

 

 

form inte kan omfattas av ensamrätt.............

134

8.5

Konsumtion av ensamrätten ..........................................

136

8.6

Kolliderande rättigheter.................................................

136

 

8.6.1

Gällande regler om kolliderande

 

 

 

rättigheter......................................................

136

 

8.6.2

Endast mindre förändringar av reglerna

 

 

 

om företrädesrätt, passivitet och

 

 

 

samexistens...................................................

137

8.7Uppgiftsskyldighet när ett varumärke återges i

 

lexikon m.m...................................................................

139

 

8.7.1

Uppgiftsskyldighet i dag ...............................

139

 

8.7.2

Uppgiftsskyldigheten utvidgas och

 

 

 

omfattar även elektroniskt

 

 

 

tillgängliggörande .........................................

140

9 Närmare om registreringen av varumärken..................................

141

9.1

Inledning

........................................................................

141

9.2

Handläggningen av ansökningar om registrering ..........

142

 

9.2.1 ...................................

Handläggningen i dag

142

 

9.2.2

Handläggningsreglerna förenklas och

 

 

.....................................................

förtydligas

143

9.3

Invändningsförfarandet..................................................

149

 

9.3.1 ........................

Invändningsförfarandet i dag

149

 

9.3.2 ...

Invändningsförfarandet görs mer effektivt

150

9.4Grundläggande bestämmelser om

 

särskiljningsförmåga......................................................

157

 

9.4.1

Dagens regler om särskiljningsförmåga .......

157

 

9.4.2

En definition av begreppet

 

 

 

särskiljningsförmåga införs ..........................

159

9.5

Bristande särskiljningsförmåga .....................................

163

Prop. 2009/10:225

3

9.5.1

Nuvarande regler om tecken eller

Prop. 2009/10:225

 

benämningar som är beskrivande eller

 

 

blivit sedvanliga beteckningar.......................

163

9.5.2Tydligare regler om hinder mot registrering vid bristande

särskiljningsförmåga .....................................

164

9.6Angivelser av geografiskt ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke och geografiska

ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker.............

167

9.6.1Gällande svenska och internationella bestämmelser om angivelser av

 

geografiskt ursprung......................................

167

9.6.2

Utökade möjligheter att registrera

 

 

kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

 

 

som anger geografiskt ursprung och nytt

 

 

registreringshinder för vin och

 

 

spritdrycker ...................................................

169

9.7Absoluta registreringshinder och registreringshinder

 

med hänsyn till äldre varu- och näringskännetecken .....

173

 

9.7.1

Gällande svenska regler om absoluta

 

 

 

registreringshinder och

 

 

 

registreringshinder som tar sikte på andras

 

 

 

varu - och näringskännetecken .......................

173

 

9.7.2

EU - rättsliga regler .........................................

175

 

9.7.3

Skärpta krav för att ett inarbetat

 

 

 

varukännetecken ska utgöra hinder och

 

 

 

ytterligare anpassning av övriga hinder till

 

 

 

varumärkesdirektivet .....................................

177

9.8

Hinder på grund av släktnamn, upphovsrättsligt

 

 

skyddade verk m.m. .......................................................

191

 

9.8.1

Dagens regler om släktnamn,

 

 

 

upphovsrättsligt skyddade verk och

 

 

 

liknande rättigheter som

 

 

 

registreringshinder .........................................

191

 

9.8.2

Släktnamnshindret begränsas och

 

 

 

titelskyddet tas bort .......................................

193

9.9

Prioritet

..........................................................................

199

 

9.9.1 ..................................

Dagens prioritetsregler

199

 

9.9.2

Prioritetsreglerna förtydligas och förs in i

 

 

 

lagen 202

 

9.10

Ändringar .....................i ett registrerat varumärke m.m

205

 

9.10.1

Dagens regler om

 

 

 

varumärkesinnehavarens möjligheter att

 

 

 

begära oväsentliga ändringar i det

 

 

.................................

registrerade varumärket

205

 

9.10.2

Oförändrade regler om ändringar i ett

 

 

. ...........................

registrerat varumärke m.m

205

9.11Registreringens varaktighet och förnyelse av en

registrering .....................................................................

206

9.11.1

Skyddstid och förnyelse i dag .......................

206

4

 

9.11.2

Reglerna om registreringens giltighetstid,

 

 

 

förnyelse och avförande av en registrering

 

 

 

behålls oförändrade ......................................

207

10 Hävning av registrering................................................................

208

10.1

Grunder för hävning av registrering ..............................

208

 

10.1.1

Svenska förhållanden i dag...........................

208

 

10.1.2

EU-rättsliga bestämmelser om

 

 

 

hävningsgrunder ...........................................

209

 

10.1.3

Tydligare hävningsbestämmelser .................

210

10.2

Förfaranden för hävning av registrering........................

218

 

10.2.1

Hur en varumärkesregistrering hävs i dag ....

218

 

10.2.2

En möjlighet till administrativ hävning

 

 

 

hos PRV införs .............................................

220

10.3Allmänna principer för förfarandet för administrativ

 

hävning

..........................................................................

223

 

10.3.1

Närmare om förfarandet ...............................

227

 

10.3.2

Återvinning och överklagande ......................

237

 

10.3.3 ................................................

Övriga frågor

240

10.4

Kravet på ...............förfång vid hävning av registrering

242

 

10.4.1

Dagens regler om vem som får föra talan

 

 

...................................................

om hävning

242

 

10.4.2

EU - rättsliga bestämmelser om vem som

 

 

............................

kan föra talan om hävning

245

 

10.4.3 .............................

Kravet på förfång tas bort

245

11 Internationell varumärkesregistrering ..........................................

250

11.1Allmänt om Madridöverenskommelsen och

Madridprotokollet..........................................................

250

11.2Nuvarande svenska regler om internationell

 

varumärkesregistrering..................................................

251

11.3

Tillträde till Madridöverenskommelsen ........................

255

11.4Utformningen av reglerna om internationell

varumärkesregistrering..................................................

256

11.5Vissa frågor om ansökan om internationell

 

varumärkesregistrering grundad på en svensk

 

 

registrering eller ansökan om registrering .....................

257

11.6

Handläggningen av en ansökan om att en

 

 

internationell varumärkesregistrering ska gälla i

 

 

Sverige...........................................................................

260

11.7Övriga frågor om internationell

 

varumärkesregistrering..................................................

265

12 Sanktioner m.m.

...........................................................................

267

12.1

Allmänt .om sanktioner m.m .........................................

267

12.2

Skadestånd ................................vid varumärkesintrång

268

 

12.2.1 ..................

Nuvarande regler om skadestånd

268

 

12.2.2

Ingen förändring av

 

 

.........................

skadeståndsbestämmelserna

269

12.3

Förutsättningar .................för väckande av allmänt åtal

270

 

12.3.1 .....

Allmänt åtal för varumärkesintrång i dag

270

Prop. 2009/10:225

5

12.3.2

Oförändrade regler om förutsättningar för

Prop. 2009/10:225

 

att väcka allmänt åtal.....................................

270

12.4Övriga bestämmelser på sanktionsområdet förändras

 

inte .................................................................................

271

13 Fastställelsetalan och vissa anknytande processuella frågor.........

273

13.1

Fastställelsetalan avseende varukännetecken i dag ........

273

13.2Särregler om fastställelsetalan och vilandeförklaring

 

tas bort och ytterligare bestämmelser införs om

 

 

underrättelseskyldighet vid intrångstalan.......................

275

14 Övriga frågor om den nya varumärkeslagen.................................

286

14.1

Användning av vilseledande varukännetecken ..............

286

 

14.1.1

Gällande varumärkesrättsliga regler om

 

 

 

användning av vilseledande

 

 

 

varukännetecken............................................

286

 

14.1.2

Förbud mot vilseledande varukännetecken

 

 

 

ska i fortsättningen hanteras enligt

 

 

 

marknadsföringslagstiftningen ......................

287

14.2

Överlåtelse- och licensfrågor .........................................

289

 

14.2.1

Dagens svenska regler om överlåtelse och

 

 

 

licens 289

 

 

14.2.2

Internationella bestämmelser om

 

 

 

överlåtelse och licens ....................................

290

 

14.2.3

Reglerna om överlåtelse och licens

 

 

 

förenklas och förtydligas...............................

291

14.3

Bättre rätt till varumärke ................................................

295

 

14.3.1

Dagens svenska regler om bättre rätt på

 

 

 

det industriella rättsskyddets område ............

295

 

14.3.2

Internationella bestämmelser om

 

 

 

överföring av varumärkesregistreringar ........

297

 

14.3.3

Nya regler om överföring av ansökan på

 

 

 

grund av bättre rätt ........................................

298

14.4

Pantsättning av ett registrerat varumärke .......................

304

 

14.4.1

Pantsättningsreglerna i dag............................

304

 

14.4.2

Dagens regler om pantsättning av ett

 

 

 

registrerat varumärke behålls oförändrade ....

305

14.5

Registrering såsom i hemlandet .....................................

307

 

14.5.1

Nuvarande ordning........................................

307

 

14.5.2

Reglerna om registrering såsom i

 

 

 

hemlandet förtydligas och utvidgas...............

307

14.6

Utmätning och konkurs..................................................

310

 

14.6.1

Dagens svenska regler om utmätning och

 

 

 

konkurs avseende varumärkesrättigheter ......

310

 

14.6.2

Internationella bestämmelser om

 

 

 

exekutiva åtgärder .........................................

310

 

14.6.3

Oförändrade regler om utmätning och

 

 

 

konkurs..........................................................

311

14.7

Överklagande .................................................................

312

15 Singaporekonventionen om varumärkesrätt .................................

313

6

15.1Allmänt om Singaporekonventionen om

varumärkesrätt...............................................................

313

15.1.1

Inledning.......................................................

313

15.1.2En överblick över innehållet i Singaporekonventionen om

varumärkesrätt ..............................................

314

15.2Ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om

varumärkesrätt...............................................................

315

15.3Tillämpningsområdet för Singaporekonventionen

om varumärkesrätt – artikel 2........................................

317

15.4Formella krav på en ansökan om registrering –

 

artikel 3

..........................................................................

318

15.5

Ombuds- och fullmaktsfrågor – artikel 4.......................

321

 

15.5.1 ............................

Svenska regler om ombud

321

 

15.5.2 ........

Tidigare överväganden av ombudskrav

322

 

15.5.3

Reglerna om ombud anpassas till EU -

 

 

 

rätten och till Singaporekonventionen om

 

 

..............................................

varumärkesrätt

324

15.6

Fastställande .....................av ingivningsdag – artikel 5

331

15.7

Delning ...av ansökningar och registreringar – artikel 7

333

15.8Ingivande av handlingar och andra meddelanden –

 

artikel 8..........................................................................

334

15.9

Ändring av namn- eller adressuppgifter – artikel 10 .....

337

15.10

Anteckning av ny innehavare – artikel 11 .....................

338

15.11

Rättelse av misstag – artikel 12 .....................................

339

15.12Registreringens giltighetstid och förnyelse av en

registrering – artikel 13 .................................................

340

15.13Anstånd, återupptagen handläggning och

 

återställande av försutten tid – artikel 14.......................

341

15.14

Anteckning om licens m.m. – artiklarna 17–20.............

345

15.15

Rätt att yttra sig före ett avslagsbeslut – artikel 21........

346

15.16Övriga bestämmelser i Singaporekonventionen om

 

varumärkesrätt...............................................................

347

16 Ändringar i firmalagen.................................................................

349

16.1

Allmänna utgångspunkter..............................................

349

 

16.1.1

Behovet av ett särskilt känneteckensskydd

 

 

 

för näringskännetecken.................................

349

 

16.1.2

Utgångspunkter för ändringarna i

 

 

 

firmalagen.....................................................

350

16.2

Särskiljningsförmåga som villkor för registrering.........

351

16.3

Verksamhetsbeskrivningens utformning .......................

354

16.4

Registreringsförfarandet................................................

356

16.5

Registreringshinder .......................................................

357

 

16.5.1

Geografiska ursprungsbeteckningar för

 

 

 

vin och spritdrycker......................................

357

 

16.5.2

Övriga registreringshinder............................

359

16.6

Förhandsgranskning av firma ........................................

362

16.7

Hävning av registrering .................................................

363

 

16.7.1

Partiell hävning av firmaregistrering ............

363

 

16.7.2

Grunderna för hävning av registrering..........

365

Prop. 2009/10:225

7

 

16.7.3

Administrativ hävning av

Prop. 2009/10:225

16.8

 

firmaregistrering............................................

368

Vissa andra ändringar i firmalagen ................................

374

17 Övriga frågor som är gemensamma för varumärkes- och

 

firmarätten ....................................................................................

 

377

17.1

Användning av kännetecken på Internet ........................

377

17.2Sekretess i mål och ärenden om varukännetecken

och näringskännetecken .................................................

380

17.2.1

Nuvarande ordning........................................

380

17.2.2

En ny sekretessbestämmelse införs för

 

 

mål och ärenden om varu- eller

 

 

näringskännetecken.......................................

382

18

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................

386

19

Ekonomiska och andra konsekvenser ...........................................

390

20

Författningskommentar.................................................................

395

 

20.1

Förslaget till varumärkeslag...........................................

395

 

20.2

Förslaget till lag om ändring i firmalagen......................

492

20.3Förslaget till lag om ändring i lagen om

Patentbesvärsrätten.........................................................

507

20.4Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen ................................................................

508

Bilaga 1

Sammanfattning av SOU 2001:26......................................

510

Bilaga 2

Författningsförslag i SOU 2001:26 ....................................

521

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanser (SOU 2001:26)..............

567

Bilaga 4 Singapore Treaty on the Law of Trademarks .....................

568

Bilaga 5 Regulations under the Singapore Treaty on the Law of

 

 

Trademarks.........................................................................

609

Bilaga 6

Sammanfattning av Ds 2008:28..........................................

627

Bilaga 7

Författningsförslag i Ds 2008:28........................................

628

Bilaga 8

Förteckning över remissinstanser (Ds 2008:28) .................

632

Bilaga 9

Lagrådsremissens lagförslag...............................................

633

Bilaga 10

Lagrådets yttrande ..............................................................

691

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 juni 2010 ..........

704

Rättsdatablad ........................................................................................

705

8

Prop. 2009/10:225

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen dels antar regeringens förslag till

1.varumärkeslag,

2.lag om ändring i firmalagen (1974:156),

3.lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,

4.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels godkänner

5.Singaporekonventionen om varumärkesrätt (avsnitt 15.2).

9

2

Lagtext

Prop. 2009/10:225

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till varumärkeslag

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Grundläggande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Varumärken och andra varukännetecken m.m.

1 § I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukänne- tecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till.

Lagen innehåller också bestämmelser om särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som är skyddade i Europeiska unionen.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

2 § En förening, ett bolag eller en annan sammanslutning kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken (kollektivmärken) och andra varukännetecken i näringsverksamhet.

En myndighet som meddelar föreskrifter om eller kontrollerar varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till varumärken (garanti- eller kontrollmärken) och andra varukännetecken för användning för sådana varor eller tjänster som föreskrifterna eller kontrollerna avser. Detsamma gäller för stiftelser, föreningar, bolag och andra sammanslutningar som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster.

Gemenskapsvarumärken

3 § Lagen innehåller även vissa bestämmelser om gemenskaps- varumärken.

Med gemenskapsvarumärken avses varumärken enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskaps- varumärken2.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25, Celex 32008L0095).

2EUT L 78, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0207).

10

Vad som kan utgöra ett varumärke

Prop. 2009/10:225

4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt,

 

särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och

 

formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att

 

tecknen har särskiljningsförmåga.

 

Särskiljningsförmåga

 

5 § Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan

 

skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från

 

dem som tillhandahålls i en annan.

 

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken

 

endast består av tecken eller benämningar som

 

1.i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller

2.i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Förvärv av ensamrätt

Ensamrätt genom registrering

6 § Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret enligt 2 kap. Registret förs av Patent- och registreringsverket.

Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt 5 kap.

Ensamrätt genom inarbetning

7 § Ensamrätt till varukännetecken kan förvärvas utan registrering genom inarbetning.

Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Ensamrätt till näringskännetecken och namn som varukännetecken

8 § Den som innehar en firma eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskänne- tecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Den som använder sitt namn som varukännetecken har ensamrätt till

kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga

11

för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt

9 § Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

Ensamrättens innebörd

10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1.identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,

2.identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller

3.identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning anses

1.att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,

2.att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,

3.att importera eller exportera varor under tecknet, eller

4.att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Begränsning av ensamrätten

11 § Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1.sin firma, sitt namn eller sin adress,

2.uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller

3.varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte

att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller

Prop. 2009/10:225

12

benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med Prop. 2009/10:225 god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som

har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.

Konsumtion av ensamrätten

12 § Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Första stycket gäller inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

Kolliderande rättigheter

Företrädesrätt

13 § Gör flera anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknar varandra på det sätt som anges i 10 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 14 eller 15 §.

Verkan av passivitet (registrerade varumärken)

14 § Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om

1.ansökan om registrering gjorts i god tro, och

2.innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år

iföljd.

Om varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster som det är registrerat för, ska rätten gälla endast för dessa varor eller tjänster.

Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)

15 § Rätten till ett inarbetat varukännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.

Samexistens

16 § I de fall som avses i 14 och 15 §§ hindrar inte rätten till det yngre varukännetecknet användningen av det äldre.

På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast

13

får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg Prop. 2009/10:225 av ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sådant beslut får dock inte

avse ett registrerat varumärke.

Uppgiftsskyldighet

17 § Vid utgivning av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter är skriftens författare, utgivare eller förläggare, på begäran av den som innehar ett registrerat varumärke, skyldig att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att varumärket är skyddat genom registrering. Detsamma gäller om en sådan skrift görs tillgänglig elektroniskt av någon som avses i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.

Den som inte följer en begäran enligt första stycket är skyldig att medverka till att en rättelse offentliggörs på det sätt och i den omfattning som är skäligt samt att bekosta detta.

2 kap. Nationell registrering av varumärken Ansökan om registrering

Ansökans innehåll

1 § Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket. Ansökan ska innehålla

1.uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,

2.uppgifter om ombuds namn och adress,

3.en tydlig återgivning av varumärket, och

4.en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning).

En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska dessutom innehålla uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Ändring av ansökan

2 § En sökande får göra sådana oväsentliga ändringar i det sökta varumärket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varu- eller tjänsteförteckningen i ansökan.

Delning av ansökan

3 § En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera ansökningar som varorna eller tjänsterna fördelas på. Ansökningarna ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.

14

Allmänna registreringsvillkor

Prop. 2009/10:225

4

§ Ett varumärke får inte registreras om det endast består av en form

 

som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett

 

tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

 

5

§ Ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för

 

de varor eller tjänster som det avser.

 

6

§ Tecken eller benämningar, som i näringsverksamhet används för att

 

ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung får registreras som

 

kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken även om de enligt 1 kap. 5 §

 

andra stycket 1 saknar särskiljningsförmåga.

 

Hinder mot registrering på grund av hänsyn till allmänna intressen

 

7

§ Ett varumärke får inte registreras om det

 

1.strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2.är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, eller

3.utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning eller ett sådant vapen.

Ett varumärke får inte heller registreras om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungs- beteckning för vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

8 § Ett varumärke får inte registreras om det

1.är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,

2.är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet,

3.är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseen- de, eller

4.kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Med ett varukännetecken avses i första stycket 1–3

1.ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,

15

2.ett varumärke som är registrerat genom en internationell Prop. 2009/10:225 varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,

3.ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet

gäller inom en väsentlig del av landet, samt 4. ett gemenskapsvarumärke.

9 § De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1.en registrerad firma som används i näringsverksamhet, och

2.ett sådant namn eller ett sådant annat näringskännetecken än en registrerad firma som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

10 § Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

1.något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,

2.något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

3.en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, eller

4.något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

11 § Bestämmelserna i 8–10 §§ utgör inte hinder mot registrering, om den som innehar den äldre rättigheten medger registreringen.

Undantag för en del av ett varumärke från skydd

12 § Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen.

Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får delen

 

eller varumärket i sin helhet registreras efter ny ansökan utan sådant

 

undantag som avses i första stycket.

 

Varu- och tjänsteklasser

 

13 § Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

 

närmare föreskrifter om indelningen i klasser.

 

Prioritet

 

14 § En ansökan om registrering av ett varumärke i Sverige ska, i

 

förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av

 

andra varukännetecken, anses gjord samtidigt med en ansökan om

16

registrering av varumärket som sökanden, eller någon som har överlåtit sin rätt till sökanden, först gjort i ett annat land, om förutsättningarna i andra–fjärde styckena är uppfyllda.

Den tidigare ansökan ska ha gjorts i

1.ett annat land som är anslutet till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (SÖ 1970:60),

2.en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (SÖ 1995:30), eller

3.en annan stat eller ett annat område, om svenska ansökningar ger rätt till motsvarande prioritet där, och om lagstiftningen där i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.

Ansökan om registrering av varumärket i Sverige ska göras inom sex månader från det att ansökan gjordes i det andra landet eller området.

En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats. Sökanden ska lämna uppgifter om

1.vem som gjorde den tidigare ansökan,

2.var och när den tidigare ansökan gjordes, och

3.den tidigare ansökans nummer, så snart det är möjligt.

15 § Patent- och registreringsverket får förelägga sökanden att inom en viss tid styrka rätten till prioritet genom att ge in

1.ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen, utfärdat av den myndighet som har mottagit den tidigare ansökan, och

2.en av samma myndighet styrkt kopia av ansökan och, i förekom- mande fall, en bild som visar varumärket.

Den förelagda tiden får inte löpa ut tidigare än tre månader från ingiv- andet av ansökan om registrering av varumärket i Sverige.

Följer sökanden inte föreläggandet, gäller inte rätten till prioritet. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet

16 § En ansökan om registrering av ett varumärke ska i förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av andra varukännetecken anses gjord första gången varumärket använts för en vara eller tjänst i samband med visning på en internationell utställning enligt konventionen den 22 november 1928 om internationella utställningar (SÖ 1996:30), om förutsättningarna i andra och tredje styckena är uppfyllda.

Ansökan om registrering av varumärket ska göras inom sex månader efter det att varumärket första gången användes på utställningen.

En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats samt visa när varumärket användes på utställningen. Sökanden ska då också ge in de handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att utställningen var sådan som avses i första stycket.

Handläggningen av en ansökan om registrering

Prövningen av ansökan

17 § Uppfyller ansökan inte kraven i 1 § första och andra styckena och 2 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna

Prop. 2009/10:225

17

eller att yttra sig inom en viss tid. I föreläggandet ska det upplysas om att Prop. 2009/10:225 ansökan kan komma att avskrivas, om sökanden inte svarar i rätt tid. Har

sökanden inte betalat ansökningsavgiften, ska verket förelägga sökanden att betala avgiften. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas, om sökanden inte betalar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala ansökningsavgiften efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan.

18 § Finns det en brist eller ett hinder enligt 17 § första stycket första meningen även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan helt eller delvis avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Avskrivning vid återkallelse

19 § Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Återupptagande av en avskriven ansökan

20 § Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 17 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Överföring av ansökan på grund av bättre rätt

21 § Om någon påstår inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, och saken är oviss, får verket förelägga honom eller henne att väcka talan vid domstol inom en viss tid. Om talan inte väcks i tid, får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, får Patent- och registreringsverket förklara ärendet om registrering vilande till dess att målet avgjorts slutligt.

22 § Om någon visar inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, ska verket på yrkande överföra ansökan på honom eller henne. Den som ansökan överförs på ska betala ny ansökningsavgift.

Ansökan får inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.

Registrering

23 § Om ansökan om registrering av ett varumärke uppfyller de krav som avses i 1 § första–tredje styckena och 2 § och det inte finns något hinder

18

mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket föra Prop. 2009/10:225 in varumärket i varumärkesregistret. Beslutet ska kungöras.

Om en ansökan har avslagits delvis, ska varumärket föras in i varumärkesregistret och kungöras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

När ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registreras ska också uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas föras in i registret och kungöras.

Invändning

Tidsfrist för invändning och invändningens innehåll

24 § När Patent- och registreringsverket har kungjort en registrering av ett varumärke får invändning göras mot den. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla

1.uppgifter om invändarens namn eller firma och adress,

2.uppgifter om ombuds namn och adress,

3.uppgift om den registrering som invändningen avser, och

4.uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

Brister i invändningen

25 § Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

Underrättelse om invändningen

26 § Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av det registrerade varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska den genast avslås.

Prövning av en återkallad invändning

27 § Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl. Invändningsförfarandet får dock inte fullföljas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 8–10 §§.

19

Beslut om invändningen Prop. 2009/10:225

28 § Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det finns något hinder som avses i 4–10 §§ mot registreringen, häva registreringen helt eller delvis.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 8–10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumärket begär det.

Om registreringen på grund av en invändning har hävts helt eller delvis, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Ändringar i ett registrerat varumärke

Oväsentliga ändringar i ett registrerat varumärke

29 § På ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i varumärkesregistret göras sådana oväsentliga ändringar i varumärket som inte påverkar helhetsintrycket.

Den som ansöker om ändring i ett varumärke ska betala föreskriven avgift.

När ett registrerat varumärke ändras ska detta antecknas i varumärkes- registret och kungöras.

Delning av en registrering

30 § En registrering av ett varumärke som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera registreringar som varorna eller tjänsterna fördelas på. Registreringarna ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen.

Ändring av villkor för användning av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken

31 § Om det efter registreringen görs någon ändring av de villkor som gäller för att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska få användas, ska innehavaren anmäla detta till Patent- och registreringsverket.

De ändrade villkoren ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.

Registreringens varaktighet

32 § Registreringen gäller från den dag då ansökan om registrering kom in till Patent- och registreringsverket och i tio år från registreringsdagen.

Förnyelse av en registrering

33 § Registreringen kan förnyas varje gång för en period om tio år räknat från utgången av föregående registreringsperiod. En ansökan om

20

förnyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift. En inbetalning av förnyelseavgiften som görs inom den frist som anges i första stycket ska anses utgöra en ansökan om förnyelse.

Ett beslut att förnya en registrering ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.

34 § Om det inte framgår vilken varumärkesregistrering som ansökan om förnyelse avser eller om förnyelseavgiften inte har betalats, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna. I föreläggandet ska det finnas en upplysning om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala förnyelseavgift efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan. Finns det en brist enligt första stycket även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan om förnyelse avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar sin ansökan. Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Avförande av registrering

35 § Om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han eller hon begär att den ska tas bort helt eller delvis, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning. Beslutet ska kungöras.

3 kap. Hävning av registrering Grunder för hävning

Allmänna grunder

1 § En registrering av ett varumärke får hävas om

1.märket har registrerats i strid mot denna lag,

2.registreringen fortfarande strider mot lagen, och

3.rätten till märket ändå inte får bestå enligt 1 kap. 14 eller 15 §. En registrering får vidare hävas om

1.varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i

handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser,

2.varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

3.varumärket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet och detta är en följd av det bruk innehavaren eller någon med hans eller hennes samtycke gjort av märket för sådana varor

eller tjänster som det är registrerat för.

Prop. 2009/10:225

21

I de fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den Prop. 2009/10:225 grunden att det enligt 2 kap. 8 § finns ett hinder mot den, om hindret

utgörs av ett äldre registrerat varumärke och det äldre märket inte uppfyller kraven på användning enligt 2 §.

Underlåten användning

2 § En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs

1.att varumärket används i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljnings- förmåga, och

2.att varor eller deras emballage har försetts med varumärket här i landet endast för exportändamål.

Med att ett varumärke används av innehavaren likställs att varumärket används av någon annan med innehavarens samtycke.

Registreringen får inte hävas om varumärket har använts under tiden mellan utgången av femårsperioden och ingivandet av ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ingivandet av ansökan om hävning ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

3 § En registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får hävas, förutom på de grunder som anges i 1 eller 2 §, om

1.villkoren för användning av märket har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 31 §, eller

2.märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra den användningen.

Partiell hävning

4 § Om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke har registrerats för, ska registreringen hävas för dessa varor eller tjänster.

22

Tillvägagångssätt

Prop. 2009/10:225

5 § Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra

 

talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent-

 

och registreringsverket enligt 6–19 §§ (administrativ hävning). I 2 kap.

 

28 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får

 

hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.

 

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra

 

stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en

 

myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som

 

får göra detta.

 

Administrativ hävning

 

Ansökans innehåll

 

6 § En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

1.uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken,

2.ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och

3.en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.

En sökande ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

Brister i ansökan

7 § Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning.

Avskrivning vid återkallelse

8 § Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Ogrundad ansökan

9 § Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. I sådant fall ska 13 § tillämpas.

23

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

Prop. 2009/10:225

10 § Tar Patent- och registreringsverket upp ansökan till prövning, ska verket förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.

I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att

1.ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och

2.lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första–tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I föreläggandet ska det upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.

Delgivning av föreläggandet

11 § Föreläggandet enligt 10 § ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller något utöver vad som framgår av föreläggandet.

Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

12 § Har Patent- och registreringsverket inte kunnat delge föreläggandet, ska verket pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv se till att delgivning sker. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständig- heterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Överlämnande till tingsrätt

13 § Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan helt eller delvis, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande, kan han eller hon begära att ärendet eller, om bestridandet avser endast en del av yrkandet, ärendet i den bestridda delen ska överlämnas till tingsrätt.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Har sökanden begärt överlämnande i rätt tid, ska Patent- och

registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad

24

handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i Prop. 2009/10:225 rätt tid, ska ärendet avskrivas i den del det är bestritt.

14 § En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt 13 § första stycket ska innehålla en upplysning om

1.att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,

2.inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,

3.vad en sådan begäran ska innehålla, och

4.vad som i övrigt anges i 13 §.

Hävning av registreringen

15 § Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket häva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren bestritt endast en del av ansökan, ska verket häva registreringen i den obestridda delen.

Återvinning

16 § Innehavaren av en registrering som hävts enligt 15 § får ansöka om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från dagen för beslutet.

Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska verket avvisa ansökan.

Underrättelser

17 § Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och innehavaren. Avvisas en ansökan om hävning, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska verket underrätta innehavaren om detta. Meddelar verket något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och inne-

havaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

Rättskraft

18 § Sedan tiden för ansökan om återvinning löpt ut, har ett beslut om hävning enligt 15 § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

Den fortsatta handläggningen vid tingsrätten

19 § Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till Patent- och registreringsverket. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets handläggning.

25

20 § Om en tingsrätt, som får ett mål från Patent- och registreringsverket Prop. 2009/10:225 eller från en annan tingsrätt, finner att det inte framgår av handlingarna

att tingsrätten är behörig att handlägga målet, ska rätten överlämna målet till en annan tingsrätt som kan vara behörig. Tingsrättens beslut om överlämnande får inte överklagas.

Avförande av registrering

21 § Om registreringen av ett varumärke har hävts helt eller delvis av Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

4 kap. Registrering såsom i hemlandet och ombud för utländska sökande och innehavare

Registrering såsom i hemlandet

1 § Är sökandens hemland en stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, eller en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om det inte finns hinder enligt 2 §.

Är sökandens hemland någon annan stat eller något annat område än som avses i första stycket, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om

1.motsvarande rätt ges i fråga om en svensk registrering i den staten eller i det området,

2.där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen, och

3.det inte finns hinder enligt 2 §.

En sökande som begär registrering enligt denna paragraf ska visa att varumärket är registrerat för sökanden i hemlandet för de varor eller tjänster som ansökan omfattar. Detsamma gäller vid förnyelse av ett varumärke som registrerats enligt denna paragraf.

2 § Ett varumärke får inte registreras enligt 1 § om det helt saknar särskiljningsförmåga eller om det finns något hinder mot registrering enligt 2 kap. 4 §, 5 § andra stycket och 6–11 §§.

Ett varumärke som har registrerats enligt 1 §, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland.

26

Ombud och delgivning

Prop. 2009/10:225

Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering

3 § Patent- och registreringsverket får förelägga en sökande, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, att utse och till verket anmäla ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet.

Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts. Sökanden ska i föreläggandet upplysas om följden av att föreläggandet inte följs.

Ombud för en innehavare av en varumärkesregistrering

4 § En innehavare av en varumärkesregistrering, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till Patent- och registreringsverket och antecknas i varumärkesregistret.

Om innehavaren inte har anmält något ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till innehavaren under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patent- och registreringsverket och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts.

5 kap. Internationell varumärkesregistrering

Vad som avses med internationell varumärkesregistrering

1 § Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån) har gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (SÖ 1994:82).

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering

Vem som får ansöka om internationell varumärkesregistrering

2 § Den som innehar eller har ansökt om en svensk varumärkes- registrering, och som är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller

27

bedriver näringsverksamhet som har etablerats här får ansöka om Prop. 2009/10:225 internationell registrering av varumärket.

Var ansökan ges in och dess innehåll

3 § En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska vara ställd till Internationella byrån men ges in till Patent- och registreringsverket. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla

1.uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,

2.uppgifter om ombuds namn och adress,

3.uppgifter om nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på,

4.en tydlig återgivning av varumärket,

5.en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning),

6.uppgift om i vilka länder den internationella varumärkesregistreringen ska gälla, och

7.de övriga uppgifter om återgivningen av varumärket, sökandens anknytning till Sverige och annat som en ansökan ska innehålla enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Behandlingen av ansökan

4 § Patent- och registreringsverket ska kontrollera om ansökan uppfyller kraven i 3 § och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avskrivas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Uppfyller ansökan kraven, ska Patent- och registreringsverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.

5 § Om sökanden återkallar ansökan innan Patent- och registreringsverket har skickat intyg och ansökan till Internationella byrån, ska ärendet avskrivas.

Återupptagande av en avskriven ansökan

 

6 § Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan

som

avskrivits enligt 4 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter

utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

 

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

28

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i

Prop. 2009/10:225

ytterligare länder

 

7 § Den som innehar en internationell varumärkesregistrering grundad på

 

en svensk registrering eller ansökan om registrering får ansöka om att

 

den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i ytterligare

 

länder.

 

En ansökan enligt första stycket ges in till Internationella byrån.

 

Om sökanden har hemvist i Sverige, får en ansökan enligt första

 

stycket i stället ges in till Patent- och registreringsverket. En sådan

 

ansökan ska vara skriven på engelska. Regeringen eller den myndighet

 

som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökans

 

innehåll.

 

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i

 

Sverige

 

Prövningen av ansökan

 

8 § Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Interna-

 

tionella byrån om att någon har ansökt om att en internationell

 

varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska verket pröva om det finns

 

något hinder mot detta.

 

Sådant hinder finns om det skulle ha funnits något hinder mot en

 

nationell registrering av varumärket enligt 2 kap. 4–11 §§.

 

Om Patent- och registreringsverket anser att det finns hinder enligt

 

andra stycket, ska verket ge Internationella byrån besked om att den

 

internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte kan gälla i

 

Sverige. Ett sådant besked ska ges inom 18 månader från dagen för

 

underrättelsen enligt första stycket samt innehålla skälen till att

 

registreringen inte kan gälla här.

 

Beslut om att den internationella varumärkesregistreringen inte ska

 

gälla i Sverige

 

9 § Har Patent- och registreringsverket lämnat ett besked till Inter-

 

nationella byrån enligt 8 § tredje stycket, ska verket tidigast tre månader

 

efter det att beskedet lämnades besluta att den internationella

 

varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det

 

då fortfarande finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§.

 

Införande av varumärket i varumärkesregistret

 

10 § Finns det inte något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§, ska Patent-

 

och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret och

 

kungöra att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige.

 

Om Patent- och registreringsverket har beslutat att den internationella

 

varumärkesregistreringen delvis inte gäller i Sverige, ska varumärket

 

föras in i varumärkesregistret och kungöras för återstående varor eller

 

tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

 

 

29

Invändning

11 § När Patent- och registreringsverket har kungjort att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, får invändning göras mot att den gäller här. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla

1.uppgifter om invändarens namn eller firma och adress,

2.uppgifter om ombuds namn och adress,

3.uppgift om den internationella varumärkesregistrering som invändningen avser, och

4.uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

12 § Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

13 § Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska den genast avslås.

14 § Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl. Invändningsförfarandet får dock inte fullföljas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.

15 § Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§ mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, besluta att registreringen helt eller delvis inte ska gälla här. Annars ska invändningen avslås.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning, om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen begär det.

Ett beslut att registreringen inte ska gälla i Sverige får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 8 § första stycket. Har tiden för invändning enligt 11 § löpt ut efter denna frist, får beslutet dock grundas på omständigheter som meddelas till Internationella byrån inom en månad från det att tiden för invändning löpt ut. Detta gäller under förutsättning att Patent- och registreringsverket inom 18-månadersfristen har underrättat Internationella byrån om att ett meddelande om ett sådant beslut kan komma att översändas senare.

Prop. 2009/10:225

30

Om Patent- och registreringsverket på grund av en invändning beslutar Prop. 2009/10:225 att registreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, ska

registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Verkan av ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

16 § Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige har verkan från den dag som Internationella byrån i underrättelsen enligt 8 § första stycket har angett för den internationella varumärkesregistreringen eller för en senare begäran om att registreringen ska gälla i Sverige.

En internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige gäller på

 

samma sätt som en nationell varumärkesregistrering. Bestämmelserna i

 

4 kap. ska dock inte tillämpas.

 

Det som föreskrivs i 7 kap. om pantsättning av en ansökan om

 

registrering av ett varumärke ska tillämpas även i fråga om en ansökan

 

enligt 8 § första stycket om att en internationell varumärkesregistrering

 

ska gälla i Sverige.

 

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i

 

Sverige kan hävas enligt 3 kap. Det som föreskrivs i 3 kap. om

 

registrering av ett varumärke ska då i stället avse beslutet om att den

 

internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige.

 

17 § Om en internationell varumärkesregistrering har förnyats, ska detta

 

antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

 

Utbyte av en nationell varumärkesregistrering mot en internationell

 

varumärkesregistrering

 

18 § När någon innehar både en internationell varumärkesregistrering

 

som gäller i Sverige och en svensk registrering av samma varumärke,

 

ersätter den internationella varumärkesregistreringen den svenska, om

 

den internationella varumärkesregistreringen gäller här i landet från en

 

senare tidpunkt än den svenska och alla varor eller tjänster som omfattas

 

av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor eller

 

tjänster som omfattas av den internationella varumärkesregistreringen.

 

Detta innebär ingen inskränkning i de rättigheter som kan ha förvärvats

 

på grund av den svenska registreringen.

 

På begäran av innehavaren ska Patent- och registreringsverket

 

anteckna att den internationella varumärkesregistreringen ersätter den

 

svenska samt kungöra detta.

 

Följden av att en internationell varumärkesregistrering upphör

 

19 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige

 

upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess giltighet här i landet i

 

motsvarande utsträckning. En anteckning om detta ska göras i

 

varumärkesregistret och kungöras.

31

 

Omvandling av en internationell varumärkesregistrering till en

Prop. 2009/10:225

nationell varumärkesregistrering

 

20 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag som Internationella byrån angett för registreringen i underrättelsen enligt 8 § första stycket på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

1.ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella varumärkesregistreringen upphörde, och

2.de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

21 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla på grund av en uppsägning av protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

1.ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan,

och

2.de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla, eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts, ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

6 kap. Överlåtelse och licens Överlåtelse

Allmänt om överlåtelse

1 § Ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan överlåtas, separat eller i samband med en överlåtelse av den närings- verksamhet där det används.

Vid överlåtelse av en näringsverksamhet ingår ett sådant varukänne- tecken som avses i första stycket och som hör till näringsverksamheten i överlåtelsen, om inte något annat har avtalats.

32

Anteckning om överlåtelse av ett registrerat varumärke

Prop. 2009/10:225

2 § En överlåtelse av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i

 

varumärkesregistret och kungöras. En anteckning och kungörelse ska

 

också göras på begäran av den som genom en dom som har vunnit laga

 

kraft fått fastställt att han eller hon har bättre rätt till ett registrerat

 

varumärke.

 

Den som begär att en anteckning enligt första stycket görs i registret

 

ska betala föreskriven avgift.

 

Verkan av anteckning om innehavare

 

3 § I ett mål eller ärende om ett nationellt registrerat varumärke ska den

 

som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara inne-

 

havare av varumärket.

 

I ett mål eller ärende om ett internationellt registrerat varumärke ska

 

den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkes-

 

registret anses vara innehavare av varumärket.

 

Licens

 

Allmänt om licens

 

4 § Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet (licens) för en del av eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke av innehavaren av kännetecknet.

Innehavaren av varukännetecknet kan åberopa de rättigheter som ensamrätten innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på

1.licensens giltighetstid,

2.den form under vilken kännetecknet får användas,

3.arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,

4.det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas, eller

5.kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

Anteckning om licens

5 § En licens som avser ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En licens som avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska på begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begär att en licens antecknas ska betala föreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungöras.

33

7 kap. Pantsättning av ett registrerat varumärke

Prop. 2009/10:225

Om panträttens uppkomst

 

1 § Ett registrerat varumärke eller en ansökan om registrering av ett

 

varumärke kan pantsättas enligt detta kapitel.

 

2 § Panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering

 

av ett varumärke uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal

 

om pantsättning av egendomen. Registrering görs i varumärkesregistret

 

eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, i Patent- och

 

registreringsverkets diarium. Den som ansöker om registrering ska betala

 

föreskriven avgift.

 

Har en registrerad panträtt övergått till någon annan, ska detta på

 

begäran antecknas i varumärkesregistret, om det är fråga om ett

 

registrerat varumärke, eller i Patent- och registreringsverkets diarium, om

 

det är fråga om en varumärkesansökan. Den som begär en anteckning ska

 

betala föreskriven avgift.

 

Företrädesordning vid flera upplåtelser av panträtt

 

3 § Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde

 

för vilken ansökan om registrering först kom in till Patent- och

 

registreringsverket, om inte något annat har avtalats.

 

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de

 

sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte

 

något annat har avtalats. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det inte

 

utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

 

Vem som får ansöka om registrering

 

4 § En ansökan om registrering enligt 2 § får göras av den som har rätten

 

till varumärket eller varumärkesansökan eller av den som panträtten har

 

upplåtits till. Sökanden ska styrka upplåtarens rätt till varumärket eller

 

varumärkesansökan.

 

Vid tillämpning av första stycket ska den som i varumärkesregistret är

 

antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till

 

märket, om inte något annat framkommer i ärendet. Avser ansökan om

 

registrering pantsättning av en varumärkesansökan, ska den som i Patent-

 

och registreringsverkets diarium har registrerats som sökande anses ha

 

rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framkommer i ärendet.

 

Hinder på grund av upplåtarens bristande behörighet

 

5 § En ansökan om registrering enligt 2 § får inte bifallas om upplåtaren,

 

när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den

 

pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, betalnings-

 

säkring, kvarstad eller någon annan anledning.

 

 

34

När en upplåtelse av panträtt kan registreras

Prop. 2009/10:225

6 § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket

har

registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan

har registrerats i Patent- och registreringsverkets diarium.

Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.

Ogiltiga pantavtal

7 § Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den, och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.

Förfallen panträtt

8 § Panträtten är förfallen, om varumärkesansökan har överförts på någon annan eller rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare ska gälla.

Avförande av en registrering

9 § Registreringen av en panträtt ska avföras, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.

Sakrättsligt skydd för pantsättningen

10 § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 2 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet.

11 § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i ett varumärke eller en varumärkes- ansökan. När ansökan om registrering enligt 2 § kommer in till Patent- och registreringsverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.

Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkes- ansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 10 § andra stycket.

Försäljning av panten

12 § Panthavaren får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om panthavaren dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skälig tid att bevaka sin rätt.

35

Vid en försäljning enligt första stycket består sådana licensavtal som Prop. 2009/10:225 avses i 10 § andra stycket.

8 kap. Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m. Straffansvar

1 § Gör någon intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, ska han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket

 

endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl är

 

motiverat från allmän synpunkt.

 

Förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott

 

2 § Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 1 § ska

 

förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för

 

egendomen får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant

 

brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

 

Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i

 

samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om

 

mottagandet utgör brott enligt 1 §.

 

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 1 § får

 

förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det

 

annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd

 

att användas som hjälpmedel vid brott enligt 1 §, om brottet har

 

fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en

 

straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras

 

förverkat.

 

Vitesförbud

 

3 § På yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6–

 

8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja ett

 

varukännetecken, får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller

 

medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.

 

Om käranden visar sannolika skäl för att varumärkesintrång, eller

 

medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att

 

svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar

 

värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela

 

vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat

 

har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått

 

tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

 

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller

 

förberedelse till intrång.

36

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer Prop. 2009/10:225 säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden.

Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångs- balken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Skadestånd

4 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1.utebliven vinst,

2.vinst som den som har begått intrånget har gjort,

3.skada på varukännetecknets anseende,

4.ideell skada, och

5.rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Begränsning av straffansvar och skadeståndsskyldighet i vissa fall

5 § Grundas en talan om varumärkesintrång på registrering enligt denna lag, ska 1 och 2 §§ inte tillämpas för tid före registreringsdagen. Inte heller 4 § ska i dessa fall tillämpas för tid före registreringsdagen, om inte intrånget skett uppsåtligen.

Preskription av rätten till skadestånd

6 § Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registrerings- dagen.

37

Åtgärder med egendom och hjälpmedel

Prop. 2009/10:225

7 § På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen,

 

efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken varukännetecken

 

olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller

 

förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma

 

gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att

 

användas vid intrånget.

 

Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det

 

skäligen kan antas att ett brott enligt 1 § har begåtts. I fråga om ett sådant

 

beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

 

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller

 

förberedelse till intrång.

 

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som

 

har lidit varumärkesintrång ska betala ersättning till den som åtgärden

 

riktas mot.

 

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte

 

finns särskilda skäl mot detta.

 

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om

 

förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska

 

beslutas enligt 2 § eller enligt brottsbalken.

 

Spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång

 

8 § På yrkande av käranden får domstolen, i mål om varumärkesintrång,

 

besluta att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska bekosta

 

lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

 

Första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till

 

intrång.

 

9 kap. Informationsföreläggande och intrångsundersökning

 

Informationsföreläggande

 

Grundläggande bestämmelser

1 § Om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Det får bara meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som

1.har gjort eller medverkat till intrånget,

2.i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget gäller,

3.i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget gäller,

38

4.i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk Prop. 2009/10:225 kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid

intrånget, eller

5.har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig i

tillverkningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst som intrånget gäller.

Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan särskilt avse

1.namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra som innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,

2.namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och

3.uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna.

Första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

2 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 1 § omfattar inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

Handläggningen av frågor om informationsföreläggande

3 § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. I övrigt gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informations- föreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas förhör enligt 37 kap. rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I

39

samband med en sådan talan får talan föras om nytt informations- Prop. 2009/10:225 föreläggande.

Rätt till ersättning samt underrättelseskyldighet

4 § Den som på grund av 1 § andra stycket 2–5 har förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information, har rätt till skälig ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut information som avses i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska sända en skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter en månad och senast efter tre månader från det att informationen lämnades ut. Kostnaden för underrättelsen ersätts enligt första stycket.

Intrångsundersökning

Grundläggande bestämmelser

5 § Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett varumärkesintrång, får domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget (intrångsundersökning). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Handläggningen av frågor om intrångsundersökning

6 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas av den domstol där rättegången om intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga om behörig domstol det som föreskrivs i 10 kap. 6 § för där avsedda mål och i rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång. Det som föreskrivs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol, ska dock inte tillämpas.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess att annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

40

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då Prop. 2009/10:225 rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan

uppkommit under rättegång.

Ställande av säkerhet och överklagande av beslut

7 § Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria sökanden från det. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsunder- sökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Beslut om intrångsundersökning

8 § Ett beslut om intrångsundersökning ska innehålla uppgifter om

1.vilket ändamål undersökningen ska ha,

2.vilka föremål och handlingar som får eftersökas, och

3.vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, ska domstolen även besluta om andra villkor för verkställandet.

Verkställighet av ett beslut om intrångsundersökning

9 § Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.

10 § Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogde- myndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med tillämpning av 1–3 kap., 17 kap. 1–5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens motpart ska underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljud- upptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Juridiskt biträde och rätt att närvara vid intrångsundersökningen

11 § När ett beslut om intrångsundersökning ska verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet

inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om

41

1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller

Prop. 2009/10:225

2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås.

 

Vid verkställigheten får Kronofogdemyndigheten anlita det biträde av

 

en sakkunnig som behövs.

 

Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är

 

närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett

 

sådant tillstånd ges, ska myndigheten se till att sökanden eller ombudet

 

inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får

 

kännedom om förhållanden som kommer fram.

 

Återgång av en åtgärd vid intrångsundersökning

 

12 § Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten

 

avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om

 

saken, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångs-

 

undersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt.

 

Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning hävs sedan

 

verkställighet genomförts.

 

Hantering av material från intrångsundersökningen

 

13 § Kronofogdemyndigheten ska förteckna fotografier och film- och

 

ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar

 

från intrångsundersökningen. Materialet ska hållas tillgängligt för

 

sökanden och motparten.

 

10 kap. Övriga bestämmelser

 

Förbud att döma till påföljd m.m.

 

1 § Om en registrering av ett varumärke har hävts genom ett beslut eller

 

en dom som har vunnit laga kraft, får domstolen inte döma till påföljd

 

eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap.

 

Invändning om ogiltighet

 

2 § Förs talan om intrång i ett registrerat varumärke och gör den mot

 

vilken talan förs gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om

 

ogiltighet prövas endast sedan talan om hävning har väckts. Domstolen

 

får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom

 

viss tid väcka sådan talan.

 

Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller

 

fastställelsetalan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att

 

registreringen är ogiltig.

 

Behandling av personuppgifter

 

3 § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får person-

 

uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 8 kap. 1 §

42

 

behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna Prop. 2009/10:225 fastställas, göras gällande eller försvaras.

Särskilda bestämmelser om gemenskapsvarumärken

Avgifter för vidarebefordrade ansökningar m.m.

4 § Föreskriven avgift ska betalas av den som

1.ger in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Patent- och registreringsverket för vidare befordran enligt artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken,

2.begär omvandling av en registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

3.begär ett intyg enligt artikel 93.3 i rådets förordning.

Bestämmelser som tillämpas för gemenskapsvarumärken

5 § Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I den utsträckning inte något annat följer av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskaps- varumärken gäller i övrigt 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. I dessa fall ska vad som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i gemen- skapsvarumärke.

Behörig domstol

6 § Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att ta upp ett mål om hävning av registreringen av ett varumärke, om varumärkesintrång eller om fastställelse, väcks talan vid Stockholms tingsrätt.

Talan som avses i 5 § och i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken väcks vid Stockholms tingsrätt.

Särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

7 § Bestämmelserna i 3 § samt 8 kap. 3–8 §§ och 9 kap. ska tillämpas vid intrång i den rätt till en beteckning som följer av

1.rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om

garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel3,

2.rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd

av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruks- produkter och livsmedel4,

3EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).

4EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).

43

3. rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om Prop. 2009/10:225 allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av

spritdrycker5,

4.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning

av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/896,

5.rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin7, eller

6.rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och

om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”)8.

Skyldighet för licenstagare och andra att underrätta innehavaren

8 § Innehavaren av ett varukännetecken eller av en sådan särskild beteckning som avses i 7 § ska underrättas innan en talan om varumärkesintrång väcks. Detta gäller dock endast om den som vill väcka talan är

1.en licenstagare,

2.en panthavare som vill väcka talan med anledning av intrång i den pantsatta egendomen,

3.någon som är berättigad att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 §, eller

4.någon som är berättigad att använda en sådan särskild beteckning som avses i 7 § och som vill väcka talan enligt 8 kap. 4 eller 7 §.

Underrättelse enligt första stycket ska också ske när en licenstagare eller en panthavare vill väcka talan om fastställelse avseende ett varukännetecken.

Om någon underrättelse enligt första eller andra stycket inte har skett, ska talan avvisas.

Förbud mot utmätning av inarbetade varukännetecken

9 § Rätten till ett varukännetecken enligt 1 kap. 7 § får inte utmätas. Försätts innehavaren i konkurs, ingår dock rätten i konkursboet.

Överklagande

10 § Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag får överklagas till Patentbesvärsrätten inom två månader från dagen för beslutet.

5EGT L 60, 12.6.1989, s. 1, (Celex 31989R1576).

6EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).

7EGT L 179, 14.7.1999, s. 1 (Celex 31999R1493).

8EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

44

Ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av ett varumärke får Prop. 2009/10:225 överklagas endast av sökanden. Detsamma gäller för ett slutligt beslut i

ett ärende om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får överklagas endast av innehavaren av varumärket och av invändaren. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen och av invändaren. Återkallar en invändare sin talan, får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl. Talan får dock inte prövas om det till grund för den endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader från dagen för beslutet. Vid ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen tillämpas 35–37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna paragraf gäller inte beslut i ärenden om administrativ hävning av en registrering.

11 § Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hävning av en registrering av ett varumärke får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 3 kap. 13 § tredje stycket. Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får överklagas till tingsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

12 § Ett överklagande enligt 11 § görs till den tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att pröva överklagandet, ska beslutet överklagas till Stockholms tingsrätt.

Överklagandet ges in till Patent- och registreringsverket.

Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Patent- och registreringsverket ska dock inte vara part i domstolen.

Kungörande

13 § Kungörelser enligt denna lag ska göras i en särskild publikation som ges ut av Patent- och registreringsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kungörelser enligt denna lag.

45

Bemyndigande

Prop. 2009/10:225

14 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt

 

denna lag.

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla.

2.Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5.

3.Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av att det strider mot 2 kap. 7 § andra stycket.

4.Bestämmelserna i 8 kap. 8 § och 9 kap. 1–4 §§ ska inte tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före den 1 april 2009.

5.Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

6.Nationella och internationella varumärken som genom registrering har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varukännetecken som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2.

46

2 a §
Den som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken. Om varukännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Celex 32004L0048).
2 Senaste lydelse av 6 § 1994:1509.
3 Senaste lydelse 1994:1509.
Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verk- samhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.
Firma registreras enligt bestäm- melserna i denna lag och vad som föreskrivs i annan författning om registrering av visst slags firma.
Ensamrätten till en registrerad firma gäller inom det område som registreringen omfattar.
Ett näringskännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för den verksamhet som bedrivs under kännetecknet. Om näringskännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.
2 §3
Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.
Firma registreras enligt bestäm- melserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
2.2 Förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156)
Härigenom föreskrivs1 i fråga om firmalagen (1974:156)2 dels att 5, 6 och 23 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2–4, 7, 8, 10, 15–18, 20, 22, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tjugoen nya paragrafer, 2 a, 16 a–16 q och 28–30 §§, samt närmast före 16, 16 b, 16 c, 17, 28 och 30 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Prop. 2009/10:225

47

Den som använder sitt namn som näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för den verksamhet som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensam- rätten endast inom det området.

Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.

Ensamrätt till näringskänne- tecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.

3 §

Ensamrätten till ett närings- kännetecken enligt 2 och 2 a §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1.identiskt med näringskänne- tecknet för verksamhet av samma slag,

2.identiskt med eller liknar näringskännetecknet för verksam- het av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet, eller

3.identiskt med eller liknar ett näringskännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anled- ning är till skada för näringskännetecknets särskilj- ningsförmåga eller anseende.

Ensamrätten till en registrerad firma hindrar inte att någon annan

inäringsverksamhet använder ett tecken som avses i första stycket inom det område där firman är skyddad, om det visas att inne- havaren av firman inte kan lida skada av detta.

 

4 §

Näringsidkare får utan regi-

Ensamrätten till ett närings-

strering och oberoende av inarbet-

kännetecken ger inte något

Prop. 2009/10:225

48

ning använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken.

Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet för- växlingsbart näringskännetecken.

Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.

Har näringskännetecken inarbe- tats, får rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten ej inom rimlig tid inskridit mot användningen av det förstnämnda kännetecknet.

I fall som avses i första stycket kan domstol yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat

självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett näringskännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1.sitt namn eller sin adress,

2.uppgifter om verksamhetens art eller en i verksamheten utbjuden varas eller tjänsts art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller

3.ett allmänt brukat ortsnamn.

7 §

Gör flera anspråk på ensamrätt till näringskännetecken som är identiska eller liknar varandra på det sätt som anges i 3 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 8 §.

8 §

Rätten till ett inarbetat närings- kännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett näringskännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 3 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. I dessa fall hindrar inte rätten till det yngre närings- kännetecknet användningen av det äldre.

yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i första stycket om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med

Prop. 2009/10:225

49

förtydligande.

En firma får inte registreras,

1.om firman eller dess användning strider mot goda seder eller allmän ordning,

2.om det i firman utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller internationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan författning inte får obehörigen användas som firma, eller något som lätt kan förväxlas därmed,

3.om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4.om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans släktnamn, konst- närsnamn eller likartat namn, såvida inte namnet uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning,

5.om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är egenartad, eller om firman innehåller något som kränker någon annans upphovsrätt till sådant verk,

6.om firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken,

7.om firman i annat fall är förväxlingsbar med ett närings- eller varukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan, samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sin firma

tillägg av ortsangivelse eller Prop. 2009/10:225 innehavarens namn.

10 §4

En firma får inte registreras om den

1.strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

2.utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3.i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4.är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksam- het av samma slag,

5.är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskännetecknet,

6.är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om använd- ningen av firman skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för näringskännetecknets särskilj- ningsförmåga eller anseende,

7.kan förväxlas med ett känne- tecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

4 Senaste lydelse 1995:1276.

50

innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller

8. om firman är förväxlingsbar med någon annans gemenskaps- varumärke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

I fall som avses i första stycket 8 kan, även om kännetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om använd- ningen av en annan liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumär- kets särskiljningsförmåga eller anseende.

Trots första stycket 4–8 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger

8. innehåller eller

består av Prop. 2009/10:225

något som är ägnat att uppfattas

som någon annans

egenartade

efternamn, allmänt kända konst- närsnamn eller likartat namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

9.innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk, eller

10.innehåller något som är ägnat att uppfattas som benäm- ning på en stiftelse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 4–6 gäller på motsvarande sätt för

1. ett varumärke som är regi- strerat enligt 2 kap. varumärkeslagen (2011:000) eller en internationell varumärkes- registrering som gäller i Sverige,

2. ett gemenskapsvarumärke som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemen- skapsvarumärken5 eller en internationell varumärkes- registrering som gäller i Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken. Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskän- netecken eller av ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §, finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten gäller inom en

väsentlig del av landet.

Trots första stycket 4–10 och andra stycket får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger

5EUT L 78, 24.3.2009, s. 1 (Celex 32009R0207).

51

det och hinder inte finns enligt

det och hinder inte finns enligt Prop. 2009/10:225

första stycket 1–3.

 

 

första stycket 1–3.

Om ett näringskännetecken eller

15 §6

 

dess användning strider mot goda

 

seder eller allmän ordning eller är

 

vilseledande,

får

domstolen

vid

 

vite

förbjuda

innehavaren

att

 

använda kännetecknet.

 

 

Ett sådant förbud får även

På yrkande av den som har lidit

meddelas, om någon gör eller

firmaintrång får domstolen vid vite

medverkar till intrång i någon

förbjuda den som gör eller med-

annans rätt till näringskänne-

verkar till intrånget att fortsätta

tecken (firmaintrång).

 

med det.

Talan om förbud får föras av

 

var och en som lider skada av

 

kännetecknet eller dess använd-

 

ning.

Talan

om

förbud enligt

 

första stycket får föras även av den

 

myndighet som regeringen be-

 

stämmer och

av

sammanslutning

 

av berörda näringsidkare.

Om käranden visar sannolika skäl för att firmaintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten till näringskännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Bestämmelserna i andra–fjärde

Första och andra styckena

styckena tillämpas också i fråga

tillämpas också i fråga om försök

om försök eller förberedelse till

eller förberedelse till intrång.

intrång.

 

Förbud enligt fjärde stycket får

Förbud enligt andra stycket får

meddelas endast om käranden stäl-

meddelas endast om käranden stäl-

ler säkerhet hos domstolen för den

ler säkerhet hos domstolen för den

skada som kan tillfogas svaranden.

skada som kan tillfogas svaranden.

Saknar käranden förmåga att ställa

Saknar käranden förmåga att ställa

sådan säkerhet, får domstolen be-

sådan säkerhet, får domstolen be-

fria honom eller henne från detta. I

fria honom eller henne från detta. I

fråga om slaget av säkerheten gäl-

fråga om slaget av säkerheten gäl-

ler 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

ler 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

Säkerheten ska prövas av dom-

Säkerheten ska prövas av dom-

stolen, om den inte har godkänts

stolen, om den inte har godkänts

av svaranden.

av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen

När målet avgörs ska domstolen

pröva om förbud som har meddel-

pröva om förbud som har meddel-

6 Senaste lydelse 2009:113.

52

 

ats enligt fjärde stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt fjärde eller sjätte stycket samt i fråga om handlägg- ningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet eller, om detta meddelats enligt första stycket, av den myndighet som regeringen bestämmer. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Har firma registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma och föreligger alltjämt hinder mot registrering, kan domstol häva registreringen, om ej rätten till firman ändå skall bestå enligt 8 §.

Registrering får även hävas,

1.om innehavaren upphört att vara näringsidkare,

2.om firman förlorat sin särskiljningsförmåga,

3.om firman blivit stridande mot goda seder eller allmän ordning,

4.om firman blivit vilseledande,

5.om firman ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda firman.

Talan om hävande av

ats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handlägg- ningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. Talan ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Grunder för hävning

16 §

En registrering av en firma får hävas om

1.firman har registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författning är föreskrivet om firma,

2.registreringen fortfarande strider mot lagen, och

3.rätten till firman ändå inte får bestå enligt 8 §.

En registrering får vidare hävas om

1.innehavaren har upphört att vara näringsidkare,

2.firman har förlorat sin sär- skiljningsförmåga,

3.firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

4.firman har blivit vilseledande.

I de fall som avses i första

Prop. 2009/10:225

53

registrering får föras av var och en som lider förfång av registreringen. Talan som ej grundas på 10 § första stycket 4–7 får föras även av myndighet som Konungen bestämmer och av sammanslutning av berörda näringsidkare.

stycket får registreringen inte hävas på den grunden att det enligt 10 § första stycket 4–7 finns ett hinder mot den, om hindret utgörs av en äldre registrerad firma och den äldre firman inte uppfyller kraven på användning enligt 16 a §.

16 a §

En registrering av en firma får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av firman i Sverige för den verksamhet som den registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att firman inte har använts.

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs att firman används

1.i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar firmans särskiljningsförmåga, och

2.av någon annan med innehavarens samtycke.

Registreringen får inte hävas om firman har använts under tiden mellan utgången av femårsperioden och ingivandet av ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ingivandet av ansökan om hävning ska dock lämnas utan avseende, om förbe- redelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Prop. 2009/10:225

54

Tillvägagångssätt

16 b §

Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos berörd registreringsmyndighet enligt 16 c–16 q §§ (administrativ hävning).

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 9 §, 10 § första stycket 1–3, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Administrativ hävning

16 c §

En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

1.uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap.

1§ rättegångsbalken,

2.ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och

3.en redogörelse för de om- ständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.

En sökande ska betala före- skriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

16 d §

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska registreringsmyndigheten före- lägga sökanden att avhjälpa brist- erna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläg-

Prop. 2009/10:225

55

gandet, ska ansökan avvisas. Prop. 2009/10:225 Sökanden ska upplysas om detta i

föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning.

16 e §

Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

16 f §

Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. I sådant fall ska 16 j § tillämpas.

16 g §

 

 

 

 

 

 

 

Tar

registreringsmyndigheten

 

upp ansökan till prövning, ska

 

myndigheten

 

förelägga

 

innehavaren av registreringen att

 

yttra sig inom en viss tid från det

 

att ansökan delgavs innehavaren.

 

I föreläggandet ska innehavaren

 

uppmanas att

 

 

 

 

 

1. ange

om

ansökan

medges

 

eller bestrids och, om ansökan

 

bestrids,

skälen för

bestridandet,

 

och

 

 

 

 

 

 

 

2. lämna

de

uppgifter

om

sig

 

själv som avses i 33 kap. 1 §

 

första–tredje

styckena

rätte-

 

gångsbalken,

i den

utsträckning

 

uppgifterna i ansökan är ofull-

 

ständiga eller felaktiga.

 

 

 

I föreläggandet ska det upplysas

 

om att ärendet kan komma att

 

avgöras även om innehavaren inte

 

svarar.

Regeringen

eller

den

 

myndighet

 

som

regeringen

 

bestämmer

meddelar

närmare

 

föreskrifter om vad föreläggandet i

 

övrigt ska innehålla.

 

 

 

 

16 h §

 

 

 

 

 

 

 

Föreläggandet enligt 16 g § ska

 

delges innehavaren. Delgivningen

56

ska ske på det

sätt som

enligt

Prop. 2009/10:225

rättegångsbalken

gäller

för

 

delgivning av stämning i tvistemål. En kopia av ansökningshand- lingarna ska fogas till föreläggan- det när handlingarna innehåller något utöver vad som framgår av

föreläggandet.

Ska sökanden se till att delgiv- ning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

16 i §

Har registreringsmyndigheten inte kunnat delge föreläggandet, ska myndigheten pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv se till att delgivning sker. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgiv- ningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

16 j §

 

 

 

 

 

 

 

Om innehavaren i rätt tid

 

bestrider

 

ansökan,

 

ska

 

registreringsmyndigheten

under-

 

rätta

sökanden om detta.

Vill

 

sökanden

vidhålla

sitt

yrkande,

 

kan han eller hon begära att

 

ärendet

ska

överlämnas

till

 

tingsrätt.

 

 

 

 

 

 

En

begäran

om

överlämnande

 

ska ha kommit in till registrerings-

 

myndigheten inom en månad från

 

den dag då underrättelsen om

 

bestridandet sändes till sökanden.

 

I sin begäran ska sökanden ange

 

de omständigheter och de bevis

 

som åberopas, samt ange vad som

 

ska styrkas med varje bevis.

 

Sökanden ska samtidigt ge in de

 

skriftliga

bevis

och

andra hand-

57

lingar som åberopas.

Har sökanden begärt överläm- nande i rätt tid, ska registrerings- myndigheten överlämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. Har sökanden inte begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet avskrivas.

16 k §

En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt 16 j § första stycket ska innehålla en upplysning om

1.att sökanden kan begära överlämnande till tingsrätt,

2.inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,

3.vad en sådan begäran ska innehålla, och

4. vad som i övrigt anges i

16 j §.

16 l §

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska registreringsmyndigheten häva registreringen i enlighet med ansökan.

16 m §

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 16 l § får ansöka om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad från dagen för beslutet.

Har innehavaren ansökt om återvinning i rätt tid, ska registreringsmyndigheten över- lämna ärendet till en tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig. I annat fall ska registreringsmyndigheten avvisa ansökan.

16 n §

Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och

Prop. 2009/10:225

58

innehavaren.

Avvisas en ansökan om hävning, ska registreringsmyndigheten underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om åter- vinning, ska myndigheten under- rätta innehavaren om detta. Meddelar myndigheten något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sök- anden och innehavaren under- rättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

16 o §

Sedan tiden för ansökan om återvinning löpt ut, har ett beslut om hävning enligt 16 l § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

16 p §

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till registreringsmyndigheten. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när rätten beslutar om målets hand- läggning.

 

16 q §

 

 

 

 

 

 

Om en tingsrätt, som får ett mål

 

från

en

registreringsmyndighet

 

eller från en annan tingsrätt,

 

finner att det inte framgår av

 

handlingarna

att

tingsrätten

är

 

behörig att handlägga målet, ska

 

rätten överlämna målet till en

 

annan tingsrätt som kan vara

 

behörig.

Tingsrättens beslut

om

 

överlämnande får inte överklagas.

 

Avförande av registrering

 

 

17 §

 

 

 

 

 

Sedan dom om hävande av

Om registreringen av en firma

registrering vunnit laga kraft, skall

har

hävts

av

registrerings-

Prop. 2009/10:225

59

firman avföras ur registret. I

myndigheten enligt 16 l § eller av Prop. 2009/10:225

domen kan dock förordnas, att

en domstol, ska

registreringen

firman får stå kvar i registret under

avföras ur registret när avgörandet

viss tid som skäligen behövs för

har vunnit laga kraft. Beslutet ska

att antaga ny firma och ansöka om

kungöras.

 

dess registrering.

Om en registrering hävs, kan

 

beslutas att firmaregistreringen får

 

stå kvar i registret under viss tid

 

som skäligen behövs för att anta

 

en ny firma och ansöka om dess

 

registrering.

 

Gör någon firmaintrång och sker

18 §7

 

Gör någon firmaintrång och sker

det uppsåtligen eller av grov

det uppsåtligen eller av grov

oaktsamhet, skall han dömas till

oaktsamhet, ska han eller hon

böter eller fängelse i högst två år.

dömas till böter

eller fängelse i

 

 

 

högst två år.

För försök eller förberedelse till brott enligt första stycket döms till

ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

 

Avser intrånget en firma som är

Avser intrånget en firma som är

skyddad enbart på grund av

skyddad enbart på grund av

registrering, skall inte dömas till

registrering, ska inte dömas till

ansvar för det intrång som gjorts

ansvar för det intrång som gjorts

före registreringsdagen.

 

före registreringsdagen.

Den som har överträtt ett vites-

Den som har överträtt ett vites-

förbud enligt 15 § andra stycket

förbud enligt 15 § får inte dömas

får inte dömas till ansvar för

till ansvar för intrång som

intrång som omfattas av förbudet.

omfattas av förbudet.

Åklagaren får väcka åtal för

Åklagaren får väcka åtal för

brott som avses i första eller andra

brott som avses i första eller andra

stycket endast om målsäganden

stycket endast om målsäganden

anger brottet till åtal och åtal av

anger brottet till åtal och åtal av

särskilda skäl är påkallat från

särskilda skäl är motiverat från

allmän synpunkt.

 

 

allmän synpunkt.

Vid överträdelse av ett vitesför-

20 §8

 

bud som meddelats enligt 15 §

 

första stycket får en domstol efter

 

vad som är skäligt besluta att när-

 

ingskännetecken, som i strid mot

 

förbudet förekommer på

skyltar,

 

varor, förpackningar, reklamtryck,

 

affärshandlingar

eller

liknande

 

ska utplånas eller

ändras så att

 

7 Senaste lydelse 1994:237.

8 Senaste lydelse 2009:113.

60

det inte längre strider mot goda seder eller allmän ordning eller är vilseledande. Kan en sådan åtgärd inte ske utan att egendomen på vilken kännetecknet förekommer förstörs eller ändras på visst sätt, får domstolen besluta om detta.
Vid överträdelse av ett vitesför- bud som meddelats enligt 15 § andra stycket eller annars vid firmaintrång får en domstol på yrkande av den som har lidit intrånget, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken näringskännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.
Om ett vitesförbud överträtts eller om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts, får egendom som avses i första eller andra stycket tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tilläm- pas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.
Bestämmelserna i andra och tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.
Ett beslut om åtgärd enligt andra stycket får inte innebära att den som har lidit firmaintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.
Åtgärder enligt andra stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Prop. 2009/10:225

På yrkande av den som har lidit firmaintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken näringskänne- tecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 18 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit firmaintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 18 a § eller enligt brottsbalken.

Föres talan om intrång i registrerad firma och gör den mot vilken talan föres gällande att registreringen bör hävas, skall

22 §

 

Förs talan om intrång i en

 

registrerad firma och gör den mot

 

vilken talan förs gällande att

 

registreringen är ogiltig, får

61

domstolen

hans

yrkande

frågan om

ogiltighet

prövas Prop. 2009/10:225

förklara målet vilande i avbidan

endast sedan talan om hävning

att frågan

om

registreringens

har

väckts.

Domstolen

får

hävande slutligt prövas. Är talan

förelägga den som gör gällande att

härom icke väckt, skall domstolen

registreringen är ogiltig att inom

i samband med vilandeförklar-

viss tid väcka sådan talan.

 

 

ingen förelägga honom viss tid

Första stycket ska också tilläm-

inom vilken sådan talan skall

pas om det i ett mål som gäller

väckas.

 

 

 

 

 

fastställelsetalan

avseende

en

 

 

 

 

 

 

registrerad firma görs gällande att

 

 

 

 

 

 

registreringen är ogiltig.

 

 

Finnes ej enligt rättegångs-

24 §

 

 

 

 

 

 

Om det inte finns någon domstol

balken behörig domstol för talan

som

enligt

rättegångsbalken

är

om förbud mot användning av

behörig att ta upp ett mål om

näringskännetecken,

om

hävande

hävning av registreringen av en

av firmaregistrering, om firma-

firma, om firmaintrång eller om

intrång eller om fastställelse enligt

fastställelse,

väcks

talan

vid

23 §, väckes talan vid Stockholms

Stockholms tingsrätt.

 

 

 

tingsrätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom eller slutligt beslut i mål

25 §9

 

 

 

 

 

 

En

domstol

ska

underrätta

om förbud mot användning av

registreringsmyndigheten

om

en

firma, om hävande av firma-

dom som gäller

 

 

 

 

registrering, om firmaintrång eller

1. hävning av en registrering av

om fastställelse enligt 23 § skall

en firma, eller

 

 

 

 

genom

domstolens

försorg i

2. intrång i en registrerad firma.

avskrift

sändas

till

Bolagsverket

Domstolen ska även underrätta

samt

till

annan

berörd

registreringsmyndigheten

om

en

registreringsmyndighet.

 

dom i ett mål i vilket förts

 

 

 

 

 

 

fastställelsetalan

avseende

en

 

 

 

 

 

 

registrerad firma.

 

 

 

Överklagande

28 §

Ett beslut enligt 16 l § om administrativ hävning av en registrering av en firma får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut genom vilket ett ärende har överlämnats till tingsrätt eller avskrivits enligt 16 j § tredje stycket. Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får

9 Senaste lydelse 2004:238.

62

överklagas till

tingsrätt inom

tre Prop. 2009/10:225

veckor från dagen för beslutet.

Beslut under

handläggningen

av

ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

29 §

Ett överklagande enligt 28 § görs till den tingsrätt som enligt vad handlingarna visar är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken att pröva frågan om hävning av registrering. Om det inte finns någon domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att pröva överklagandet, ska beslutet överklagas till Stockholms tingsrätt.

Överklagandet ges in till registreringsmyndigheten.

Vid handläggningen i domstol tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. Registrerings- myndigheten ska dock inte vara part i domstolen.

Bemyndigande

30 §

Regeringen får meddela före- skrifter om avgifter i ärenden om administrativ hävning av firmaregistrering enligt denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

2.De nya bestämmelserna ska tillämpas även på näringskännetecken som har inarbetats, firmor som har registrerats eller firmaregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3.

3.Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

4.Nationella och internationella varumärken som genom registrering har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varumärken som avses i 10 § andra stycket 1.

63

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

Härigenom föreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (1977:729) om Patent- besvärsrätten ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (1960:644), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttr- andefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Lydelse enligt prop. 2009/10:181

Patentbesvärsrätten prövar som förvaltningsdomstol överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen (1967:837) eller med stöd därav utfärdade bestämmelser samt i mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen (2011:000), namnlagen (1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttr- andefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar Patentbesvärsrätten överklagande av beslut av Statens jordbruksverk enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Föreslagen lydelse

I fråga om överklagande av ett

17 §2

 

 

I fråga om överklagande av ett

slutligt beslut av Patentbesvärs-

slutligt beslut av Patentbesvärs-

rätten finns bestämmelser i patent-

rätten finns bestämmelser i patent-

lagen (1967:837), mönsterskydds-

lagen (1967:837), mönsterskydds-

lagen

(1970:485),

varumärkes-

lagen

(1970:485),

varumärkes-

lagen

(1960:644),

namnlagen

lagen

(2011:000),

namnlagen

(1982:670), lagen

(1991:1559)

(1982:670), lagen

(1991:1559)

med föreskrifter på tryckfrihets-

med föreskrifter på tryckfrihets-

förordningens och yttrandefrihets-

förordningens och yttrandefrihets-

grundlagens områden samt i växt-

grundlagens områden samt i växt-

förädlarrättslagen (1997:306).

förädlarrättslagen (1997:306).

Ett beslut av Patentbesvärsrätten, som inte är slutligt, får överklagas endast i samband med överklagande av beslut i själva målet. Ett beslut får dock överklagas särskilt när rätten har

1Senaste lydelse 2005:1217.

2Senaste lydelse 1998:383.

Prop. 2009/10:225

64

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,

2.avvisat ombud eller biträde,

3.utdömt vite eller straff för underlåtenhet att iaktta föreläggande eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

4.förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

5.utlåtit sig i annat fall än som avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp. Sådant särskilt överklagande som avses i andra stycket får göras av den

som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Därvid tillämpas bestämmelserna i 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35– 37 §§ samma lag om överklagande av kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut ska innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Prop. 2009/10:225

65

2.4

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

Prop. 2009/10:225

 

sekretesslagen (2009:400)

 

Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen

 

(2009:400) ska införas en ny paragraf, 31 kap. 22 a §, samt närmast före

 

31 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

31 kap.

 

Varu- eller näringskännetecken

22 a §

Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller närings- kännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om en part har begärt detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för uppgift som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyd- dets omfattning.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

66

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2009/10:225

Regeringen beslutade den 16 oktober 1997 att tillkalla en kommitté (Ju 1997:11) med uppdrag att göra en samlad översyn av den varumärkes- rättsliga lagstiftningen. Kommittén skulle också se över vissa andra känneteckensrättsliga frågor med anknytning till varumärkesrätten. Översynen skulle genomföras i samarbete med liknande arbeten i de andra nordiska länderna (dir. 1997:118). Kommittén antog namnet Varumärkeskommittén.

Kommittén överlämnade i februari 1999 delbetänkandet Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19). Delbetänkandet låg till grund bl.a. för en ändring i varumärkeslagen som innebar att det infördes en bestämmelse om s.k. regional konsumtion av varumärkesrätten, vilken trädde i kraft den 1 juli 2000 (prop. 1999/2000:93).

I mars 2001 överlämnade kommittén sitt slutbetänkande, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26). I betänkandet lade kommittén fram ett förslag till en helt ny varumärkeslag samt omfattande ändringar i firmalagen. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Dess lagförslag finns i bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i ärendet (Ju2001/2454/L3). En förteckning över remiss- instanserna finns i bilaga 3.

Under det fortsatta lagstiftningsarbetet inkom det från näringslivshåll ändrade synpunkter i vilka ett av de större förändringsförslagen i betänkandet avstyrktes, nämligen förslaget att begränsa registrerings- myndigheternas officialprövning vid registrering av varumärken och firmor. Vidare avslutades under år 2006 ett arbete inom FN:s immaterial- rättsorganisation, Världsorganisationen för den intellektuella ägande- rätten (WIPO), med att ta fram en ny konvention på varumärkesområdet

– Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Konventionen och tillämp- ningsföreskrifterna till denna finns i bilaga 4.

Inom Justitiedepartementet utarbetades mot denna bakgrund en departementspromemoria – Officialprövningens omfattning vid registre- ring av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28) – som innehöll dels ett kompletterande underlag och ett nytt förslag när det gäller official- prövningen, dels ett förslag att Sverige skulle tillträda Singaporekonven- tionen om varumärkesrätt. En sammanfattning av promemorian och dess lagförslag finns i bilagorna 5 och 6. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 7. En remissamman- ställning finns tillgänglig i ärendet (Ju2008/4393/L3).

I denna proposition behandlar regeringen betänkandets och prome- morians förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen samt vissa följdändringar i andra lagar. I samband med det behandlas också promemorians förslag om ett svenskt tillträde till Singaporekonventionen om varumärkesrätt.

67

Lagrådet

Prop. 2009/10:225

Regeringen beslutade den 28 januari 2010 att inhämta Lagrådets yttrande

 

över de lagförslag som finns i bilaga 9. Lagrådets yttrande finns i bilaga

 

10. Lagrådet har föreslagit vissa språkliga och redaktionella justeringar

 

och tillägg. Regeringen har följt Lagrådets förslag utom på ett par

 

punkter. Lagrådets synpunkter har vidare föranlett vissa följdändringar.

 

Lagrådets synpunkter behandlas i övervägandena (avsnitt 5.2, 8.2.2,

 

9.2.2, 9.5.2, 9.7.3, 10.1.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.4.3, 11.5, 12.4, 13.2, 16.7.3

 

och 17.2.2) eller i anslutning till att enskilda bestämmelser kommenteras

 

i författningskommentaren. I propositionens lagförslag har också vissa

 

redaktionella ändringar gjorts jämfört med lagrådsremissens lagförslag.

 

Lagteknisk samordning

 

I propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) föreslås bl.a

 

att Regeringsrätten ska byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att anta förslagen till ändringar i

 

regeringsformen som vilande. I propositionen Utnämning av ordinarie

 

domare (prop. 2009/10:181) som beslutades den 18 mars 2010 lämnas

 

förslag till ändringar i bl.a. varumärkeslagen (1960:644) och i lagen

 

(1977:729) om Patentbesvärsrätten till följd av namnbytet. I båda

 

propositionerna föreslås ikraftträdande till den 1 januari 2011.

 

Lagförslagen i den nu aktuella propositionen har i förhållande till

 

lagrådsremissen ändrats för att uppnå samordning med dessa lagförslag.

 

4 Varumärken och firmor – en överblick

4.1 Inledning

Varumärken och firmor utgör sådana slags privata förmögenhetsrätter

 

som brukar kallas för immateriella. Varumärkes- och firmarätten hör till

 

den del av immaterialrätten som betecknas det industriella rättsskyddet.

 

Till det industriella rättsskyddet hör också bl.a. mönster och patent.

 

Varumärkesrätten ger innehavare av varukännetecken en ensamrätt att

 

använda kännetecknet som symbol för varor eller tjänster som tillhanda-

 

hålls i dennes näringsverksamhet. Firmarätten ger på motsvarande sätt en

 

ensamrätt att använda ett näringskännetecken som benämning för den

 

näringsverksamhet som innehavaren bedriver.

 

Genom sitt kännetecken kan innehavaren särskilja och framhäva sina

 

varor, tjänster eller sin verksamhet i förhållande till övriga varor, tjänster

 

eller verksamheter på marknaden. Många kännetecken har också ett

 

självständigt kommersiellt värde, grundat på betydande investeringar.

 

Även för konsumenterna fyller kännetecken en viktig funktion genom att

 

underlätta identifieringen av varor, tjänster och verksamheter.

 

En näringsidkare kan använda flera varukännetecken för sina varor

 

eller tjänster, men får i princip inte använda mer än en firma för samma

 

verksamhet (enhetsprincipen). Av principen följer således att bolaget inte

 

kan bedriva delar av en verksamhet under olika firmor. Näringsidkare

68

 

kan dock bedriva en viss del av sin verksamhet under en bifirma, se 1 § Prop. 2009/10:225 första stycket firmalagen (1974:156), förkortad FL. Möjligheten att

använda bifirma utgör följaktligen ett avsteg från principen om firmans enhet.

Bestämmelser om varukännetecken finns främst i varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML, och i kollektivmärkeslagen (1960:645). Kompletterande bestämmelser om bl.a. förfarandet i varumärkesärenden finns i varumärkesförordningen (1960:648). Firmalagen innehåller generella bestämmelser om firmarättens uppkomst, innehåll och rättsskydd och lagen reglerar firmaskyddet för alla slag av näringsidkare. I de lagar som finns om olika former för näringsutövning, t.ex. aktiebo- lagslagen (2005:551) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, hänvisas beträffande de grundläggande firmareglerna till firmalagen och i övrigt ges huvudsakligen bara formella registreringsföreskrifter.

Immateriella rättigheter är nationella, dvs. det skydd som svensk rätt ger omfattar endast Sverige. Ensamrätten är med andra ord territoriellt begränsad. Trots den nationella begränsningen är föremålen för immaterialrätten internationella på så sätt att de kan användas över hela världen. För många varumärken söker man därför ofta skydd i flera länder. En stor del av de varumärkesansökningar som lämnas in i Sverige, till Patent- och registreringsverket (PRV), kommer också från utländska sökande. Många svenska näringsidkare väljer på motsvarande sätt att skydda sina varumärken i andra länder genom nationella eller internationella förfaranden. Någon möjlighet till internationella förfaran- den för att få skydd för firmor finns inte. Varumärkesrätten har också i avsevärt högre grad än firmarätten varit föremål för internationell harmonisering.

4.2

Ensamrättens uppkomst och innebörd

 

En rätt till varumärke med verkan i Sverige kan uppkomma på olika sätt.

 

Ett sätt att uppnå skydd är genom nationell registrering hos PRV (1 och

 

12 §§ VML). Registrering kan också ske genom en internationell

 

varumärkesregistrering (se 50 § VML och protokollet den 27 juni 1989

 

till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella

 

registreringen av varumärken, det s.k Madridprotokollet, SÖ 1994:82).

 

Registreringen sker då hos WIPO (World Intellectual Property Organi-

 

zation/Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). WIPO

 

är en så kallad specialized agency inom FN-systemet. Slutligen finns

 

möjlighet till registrering hos EU:s varumärkesmyndighet – Byrån för

 

harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och

 

modeller), vanligen benämnd OHIM. Se rådets förordning (EG) nr

 

207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, EUT L

 

78, 24.3.2009, s. 1. OHIM är en förkortning av engelskans Office for

 

Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs).

 

Ensamrätt på varumärkesområdet kan också förvärvas genom

 

inarbetning (2 § VML). Såväl varumärken som andra särskilda

 

varukännetecken kan således erhålla skydd under förutsättning att

 

varukännetecknet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar

 

sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls

69

under kännetecknet. Till detta kommer att näringsidkare har ett Prop. 2009/10:225 självständigt skydd för släktnamn, firma och adress (s.k. naturliga

varukännetecken), se 3 § VML.

På firmaområdet kan rätt till firma och bifirma med verkan i Sverige uppkomma genom registrering, vilket huvudsakligen sker hos Bolagsverket, se 2 § FL och t.ex. 1 och 4 §§ handelsregisterlagen (1974:157) respektive 27 kap. 1 § och 28 kap. 1 § aktiebolagslagen. Ensamrätt till firma, bifirma och sekundärt kännetecken (dvs. annat näringskännetecken som näringsidkare använder jämte firman för sin verksamhet) kan också erhållas genom inarbetning (2 § FL). För flertalet firmainnehavare råder dock registreringstvång, vilket följer av de associationsrättsliga författningarna som finns för olika former av näringsutövning. På motsvarande sätt som för naturliga varukännetecken finns visst skydd för näringsidkares namn och varumärke i firmalagen (4 och 5 §§ FL).

Ensamrätten till ett registrerat varumärke innebär att någon annan inte i näringsverksamhet får använda ett kännetecken som kan förväxlas med det skyddade varumärket för varor eller tjänster av samma eller liknande slag (4 och 6 §§ VML). Ensamrätten till en registrerad firma innebär att annan än innehavaren inte får använda ett med firman förväxlingsbart kännetecken för samma verksamhet eller för verksamhet av liknande slag inom det område för vilket firman registrerats, om det inte visas att innehavaren inte kan lida skada därav (3 § första stycket och 6 § FL).

Vad som anförts om innebörden av ensamrätten till registrerade varumärken och firmor har i huvudsak sin motsvarighet även i fråga om inarbetade kännetecken. För såväl inarbetade varukännetecknen som inarbetade näringskännetecken gäller emellertid att kännetecknet åtnjuter skydd endast inom det område där inarbetningen består (4 § första stycket tredje punkten VML respektive 3 § andra stycket FL). För inarbetade firmor gäller dessutom att det – till skillnad från vad som gäller i fråga om registrerade firmor – saknar betydelse huruvida innehavaren av det äldre näringskännetecknet lider skada genom användningen av ett yngre näringskännetecken inom det område där inarbetningen består (3 § andra stycket FL).

Utöver detta grundläggande skydd finns ett utökat skydd för kännetecken som är väl ansedda i Sverige. I fråga om sådana kännetecken gäller att ingen annan än innehavaren får använda kännetecken som liknar det väl ansedda kännetecknet, om användningen skulle dra otillbörlig fördel av eller skada det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (6 § andra stycket VML respektive 6 § andra stycket FL). Detta skydd är mer omfattande, eftersom det gäller oberoende av för vilka varor, tjänster eller verksamheter som det andra kännetecknet används.

Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företräde som har tidigast rättsgrund (7 § VML respektive 7 § FL). Innehavaren av den äldre rättigheten kan dock under vissa förutsättningar genom passivitet förlora rätten att vidta åtgärder mot användningen av ett förväxlingsbart kännetecken (8 och 9 §§ VML respektive 8 § FL).

70

4.3Närmare om registrering av varumärken och firmor

4.3.1Varumärken

De grundläggande reglerna om registrering av varumärken finns i 1 och 12–24 §§ VML. Tidigare fanns ett krav på att varumärkessökanden skulle vara näringsidkare för att kunna förvärva varumärkesrätt. Detta krav har sedermera tagits bort och det finns nu inga särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering. Märket måste dock kunna särskilja innehavarens varor eller tjänster från andras (se 1 § VML och prop. 1994/95:59 s. 42). Att det inte finns några särskilda bestämmelser om vem som kan förvärva en rätt till varumärke genom registrering innebär också att såväl fysiska som juridiska personer är behöriga att ansöka om registrering.

Ett flertal förutsättningar måste vara uppfyllda för att en ansökan om registrering ska bifallas. Ansökan om registrering måste för det första uppfylla vissa formella krav, bl.a. måste ansökan innehålla uppgifter om de varuslag som märket avser och en ansökningsavgift betalas (17 § VML samt 7–10 och 24 §§ varumärkesförordningen). En annan förutsättning för registrering är att märket kan återges grafiskt (1 § andra stycket VML). Vidare får det inte finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta hinder), 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (relativa hinder), 14 § första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena VML.

Förfarandet vid registrering av varumärken kan sägas bestå av två delar. I den första delen av förfarandet undersöker PRV om ansökan uppfyller alla formella krav och om det finns några absoluta eller relativa hinder mot registrering. Finns det enligt verkets mening brister i ansökan eller hinder mot registrering får sökanden tillfälle att yttra sig över detta (19 § första stycket VML). Sökanden får därigenom tillfälle att rätta till eventuella brister och, om det är möjligt, ändra sin ansökan eller vidta någon annan åtgärd för att undvika ett hinder. Sökanden kan t.ex. inhämta ett medgivande från innehavaren av en ensamrätt till ett förväxlingsbart kännetecken.

I den andra delen av förfarandet prövar PRV om varumärket kan registreras eller inte. Om det kvarstår några brister i ansökan eller något hinder mot registrering avslår myndigheten ansökan om det inte finns anledning att ge sökanden ytterligare möjlighet att yttra sig (19 § andra stycket VML). I annat fall för myndigheten in märket i varumärkesregistret och kungör registreringen (20 § första stycket VML).

När ett varumärke har registrerats får den som vill framställa invändning mot registreringen (20 § andra stycket VML). Det innebär att den som anser att det finns något absolut eller relativt hinder mot registreringen kan begära att den upphävs. Invändningen ska ha kommit in till PRV inom två månader från dagen då registreringen kungjordes. Om någon framställer en invändning får innehavaren av registreringen tillfälle att yttra sig över invändningen (20 § tredje stycket VML). Invändningsförfarandet avslutas med att PRV prövar om registreringen

Prop. 2009/10:225

71

med hänsyn till de invändningar som framställts ska kvarstå eller Prop. 2009/10:225 upphävas (21 § VML).

Bestämmelser om överklagande finns i 47 § VML. Den som är missnöjd med PRV:s beslut får överklaga det till Patentbesvärsrätten. Patentbesvärsrättens avgörande får i sin tur överklagas till Regeringsrätten. En förutsättning för att Regeringsrätten ska ta upp överklagandet till saklig prövning är att domstolen beviljar prövningstillstånd.

4.3.2Firmor

De grundläggande bestämmelserna om registrering av firma finns i 9– 12 §§ FL. Vidare finns det bestämmelser om registrering av firma för olika typer av rättssubjekt i flera associationsrättsliga författningar. Av det sätt på vilket firma definieras följer att endast näringsidkare kan förvärva ensamrätt till firma. Med näringsidkare förstås var och en som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten syftar till att ge vinst eller inte (se SOU 1967:35 s. 150 f. och prop. 1974:4 s. 165 f.).

Firma registreras i olika register beroende på vilket rättssubjekt som firman avser. Enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar som utövar näringsverksamhet samt deras firmor registreras t.ex. i handelsregistret, se 2 § handelsregisterlagen, medan aktiebolag registreras i aktiebolagsregistret, se 27 kap. 1 § aktiebolagslagen. Merparten av den firmaregistrering som äger rum i dag handhas av Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen i fråga och understödsföreningar som registreras hos Finansinspektionen, se 10 kap. 1 och 6 §§ stiftelselagen (1994:1220) samt 3 och 12 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Precis som för varumärken gäller att ansökan om registrering måste fylla vissa formella krav. En del av dessa krav uppställs i de associationsrättsliga författningar som innehåller bestämmelser om registrering. Ett formellt krav som förekommer i flera författningar är t.ex. att en firma måste tydligt skilja sig från annan tidigare registrerad firma som fortfarande består (se t.ex. 28 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen). I de associationsrättsliga författningarna finns ytterligare formella krav på firman som sådan, t.ex. att den ska innehålla vissa ord som ”ekonomisk” och ”förening” eller förkortningen ”ek.för.” när det gäller ekonomiska föreningar, 14 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Ett annat exempel på formella krav som uppställs i de associationsrättsliga författningarna är att verksamhetens art ska anges, se t.ex. 3 kap. 1 § 3 aktiebolagslagen.

På motsvarande sätt som för varumärken gäller att det inte får finnas några hinder mot registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta hinder), 9 § och 10 § första stycket 1–3 FL. Inte heller får det finnas några hinder av hänsyn till enskilda intressen (relativa hinder), 10 § första stycket 4–8 och andra stycket FL.

72

Även vid den fortsatta hanteringen av en ansökan liknar förfarandet vid Prop. 2009/10:225 Bolagsverket och de andra registreringsmyndigheterna i stort förfarandet

vid PRV. En viktig skillnad är emellertid att invändningsförfarande inte förekommer efter en firmaregistrering samt att registrerings- myndigheternas beslut inte överklagas till Patentbesvärsrätten, utan till allmän förvaltningsdomstol. En annan betydelsefull skillnad är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag, vilka prövas i den rangordning som sökanden har valt. När Bolagsverket gör sin granskning utförs den normalt så att om verket hittar ett registreringshinder mot en av de föreslagna firmorna fortsätter verket inte granskningen av den firman utan går direkt vidare till nästa förslag från sökanden. Det innebär alltså att alla tänkbara hinder mot vart och ett av firmaförslagen inte tas fram. En ansökan om varumärkesregistrering får däremot bara innehålla ett förslag till varumärke.

4.4Ensamrättens upphörande

En varumärkesregistrering gäller i tio år, men registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger (22 § VML). Ensamrätten till ett varukännetecken som inte är registrerat upphör när varukännetecknet inte längre är så känt som fordras för att det ska anses inarbetat (2 § VML).

Ensamrätten till ett varukännetecken kan emellertid upphöra på olika sätt. En varumärkesregistrering kan helt eller delvis upphävas efter invändning hos PRV (21 § VML) eller efter en talan vid allmän domstol (26 § VML). Registreringen kan också upphöra genom att innehavaren av registreringen begär att den ska avföras ur varumärkesregistret (27 § andra stycket VML).

En firmaregistrering kan bestå under obegränsad tid. Den behöver alltså, till skillnad från vad som gäller för varumärkesregistreringar, inte förnyas.

I de associationsrättsliga författningarna finns regler om avförande av firma, bl.a. om näringsidkaren upphör med sin verksamhet (se t.ex. 13 § handelsregisterlagen). Vidare kan registreringen av en firma upphävas av domstol, t.ex. på den grunden att registreringen skett i strid med firmalagen eller någon annan författning om firma (16 § FL).

Till skillnad från vad som gäller på varumärkesområdet finns det inte något invändningsförfarande vid vilket firmor kan upphävas av registreringsmyndigheten efter registreringen. Inte heller kan en firma hävas för viss verksamhet.

4.5 Sanktioner

Reglerna om skydd för varukännetecken är sanktionerade. Det finns bl.a.

 

bestämmelser om straffansvar och skadeståndsskyldighet för den som

 

uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i någon annans ensamrätt till

 

ett varukännetecken (37 och 38 §§ VML). Vidare kan domstol besluta

 

om vissa skydds- och säkerhetsåtgärder, bland annat kan domstol vid vite

 

förbjuda den som gör eller medverkar till ett varumärkesintrång att

 

fortsätta intrånget (37 a, 37 b och 41–41 h §§ VML).

73

 

En förutsättning för att åklagare ska väcka åtal för varumärkesintrång Prop. 2009/10:225 är att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är

påkallat från allmän synpunkt (37 § tredje stycket VML).

Reglerna om skydd för näringskännetecken är sanktionerade på motsvarande sätt som varukännetecknen (se 18 § FL om straffansvar, 19 § FL om skadeståndsskyldighet, 15 § FL om vitesförbud, 18 a § och 20–20 h §§ FL om övriga skydds- och säkerhetsåtgärder samt 18 § femte stycket FL om allmänt åtal).

4.6Kollektivmärkeslagen

Kollektivmärkeslagen, som trädde i kraft samtidigt som varumärkes- lagen, innehåller särskilda bestämmelser om s.k. kollektivmärken.

Lagen ger möjlighet för en förening av näringsidkare att, på motsvarande sätt som enligt varumärkeslagen, genom registrering eller inarbetning förvärva ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken. Kollektivmärket kan användas av medlemmarna i föreningen för varor eller tjänster som de tillhandahåller i sina rörelser (1 § första stycket kollektivmärkeslagen).

Även en offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning som bedriver kontroll av varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken som används för varor och tjänster som är föremål för kontroll (1 § andra stycket). Denna typ av kollektivmärke brukar benämnas kontroll- eller garantimärke.

I huvudsak gäller samma regler för kollektivmärken som för varumärken och andra varukännetecken enligt varumärkeslagen (2 §). I lagen finns dock vissa särskilda regler om kollektivmärken, bl.a. ska en ansökan om registrering innehålla uppgift om de bestämmelser som gäller för användningen av märket (3 § första stycket). Om bestämmelserna ändras ska detta anmälas till registreringsmyndigheten (PRV). Registreringen kan hävas om detta inte sker (5 §).

4.7Internationella överenskommelser

4.7.1

Varumärkesområdet

 

Pariskonventionen

 

I likhet med vad som gäller för övriga rättigheter inom det industriella

 

rättsskyddet är ensamrätten till ett varukännetecken i princip nationellt

 

begränsad. Varje land bestämmer följaktligen, med de begränsningar

 

som följer av internationella åtaganden, vem som kan inneha ett

 

varukännetecken, vad som kan utgöra ett varukännetecken och vad

 

ensamrätten till ett varukännetecken innebär.

 

Den omfattande internationella handeln har emellertid medfört att

 

varumärkesrätten har en hög grad av internationell prägel. Det finns flera

 

internationella konventioner på området som Sverige är anslutet till. Den

 

mest grundläggande av dessa är Pariskonventionen den 20 mars 1883 för

 

industriellt rättsskydd, SÖ 1970:60. Pariskonventionen är i dag nära nog

 

världsomfattande. Konventionen har reviderats flera gånger, vilket

74

inneburit att det industriella rättsskyddet förbättrats över åren. Den Prop. 2009/10:225 senaste versionen är Pariskonventionens Stockholmstext från år 1967. De

länder som är anslutna till konventionen bildar den så kallade Parisunionen.

Pariskonventionen bygger på fyra grundläggande principer. Principen om nationell behandling innebär att unionsländerna är förpliktade att ge dem som är medborgare i annat unionsland ett i princip minst lika omfattande rättsskydd som landet ger sina egna medborgare. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land.

Principen om minimiskydd innebär att medborgare i ett annat unionsland alltid ska vara garanterade ett visst minimiskydd, även om landets egna medborgare inte åtnjuter motsvarande skydd.

Principen om konventionsprioritet innebär att om en ansökan om registrering av ett varumärke först görs i ett unionsland eller i ett land som är medlem av Världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO) och därefter inom sex månader i ett eller flera andra unionsländer, ska de senare ansökningarna anses vara gjorda samtidigt som den första om sökanden begär det.

Självständighetsprincipen innebär slutligen att rättsskyddet för ett varukännetecken bestäms i varje land för sig. Om skyddsförutsätt- ningarna i något land inte anses uppfyllda, så hindrar det inte att skydd beviljas eller upprätthålls i ett annat land.

Madridsystemet

Madridsystemet är ett system för internationell registrering av varumär- ken. Det består av dels Madridöverenskommelsen, dels Madridprotokol- let. Parterna till Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet konsti- tuerar en union, Madridunionen. Sverige är part till Madridprotokollet, men inte till Madridöverenskommelsen.

Grundtanken i Madridsystemet är att man genom en enda ansökan till WIPO om registrering av ett varumärke ska kunna erhålla skydd i en eller flera av de stater eller – för Madridprotokollets del – de regioner som har anslutit sig till systemet. En internationell varumärkes- registrering utgör efter det att den har beviljats giltighet i de designerade staterna ett knippe nationella varumärken, vars omfattning beror på antalet av sökanden designerade stater. I varje sådan stat får varumärket samma rättsställning som om det vore meddelat av den nationella varumärkesmyndigheten med rättsverkningar enligt den nationella lagstiftningen.

TRIPs-avtalet

Av medlemskapet i WTO följer det för alla medlemmar bindande avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, SÖ 1995:30 (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, förkortat TRIPs-avtalet). Avtalet trädde i kraft år 1995 och Sverige har varit medlem sedan dess. I TRIPs-avtalet finns bestämmelser om

75

varukännetecken, bland annat om vilka tecken som ska kunna skyddas Prop. 2009/10:225 som varumärken, om ensamrättens omfattning och om sanktioner.

Trademark Law Treaty och Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Vid en diplomatkonferens i oktober 1994 antogs en internationell varumärkeskonvention, den så kallade Trademark Law Treaty. Det övergripande syftet med konventionen är att förenkla förfarandet och sänka kostnaderna för varumärkesregistrering vid nationella myndig- heter. Den materiella varumärkesrätten regleras alltså inte. Sverige är inte part till konventionen.

Inom WIPO har det därefter utarbetats en reviderad varumärkeskonvention – Singaporekonventionen om varumärkesrätt (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) – vilken antogs vid en diplomatkonferens i mars 2006. Även denna konvention är begränsad till förfarandefrågor.

EU-rättsliga bestämmelser

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har stor betydelse för utformningen och tillämpningen av nationell varumärkesrätt i medlems- staterna. Av särskild vikt är artikel 18 i den konsoliderade versionen (artikel 16 d i Lissabonfördraget) om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, artikel 34 i den konsoliderade versionen (artikel 28 i Lissabonfördraget) om förbud mot kvantitativa importrestriktioner och liknande åtgärder, artikel 36 i den konsoliderade versionen (artikel 30 i Lissabonfördraget) om skydd för bl.a. industriell äganderätt samt konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 i den konsoliderade versionen (artiklarna 81 och 82 i Lissabonfördraget).

Det finns två centrala rättsakter som reglerar varumärkesrätten inom Europeiska unionen. Den första är Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25), förkortat varumärkesdirektivet. Varumärkesdirektivet utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1). Varumärkesdirektivet syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Direktivet innebär inte att medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniseras helt. Harmoniseringen har begränsats till sådana nationella bestämmelser som på ett mera direkt sätt kan motverka den fria rörligheten för varor eller tjänster. Framför allt reglerar direktivet frågor om vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke.

Det ursprungliga varumärkesdirektivets regler infördes i svensk rätt som en följd av Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Införlivandet av direktivet skedde år 1993 genom ändringar i varumärkeslagen (prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125 och SFS 1992:1686).

76

Den andra rättsakten är rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den Prop. 2009/10:225 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009,

s. 1), förkortad varumärkesförordningen. Varumärkesförordningen utgör en kodifiering av alla de ändringar som gjorts i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 14.1.1994, s. 1). Varumärkesförordningen ger en möjlighet att genom en ansökan hos OHIM få registrering av ett varumärke – ett gemenskapsvarumärke – som har rättsverkan i hela unionen. Förutsättningarna och förfarandet för registrering regleras uteslutande av förordningens bestämmelser. Flera av bestämmelserna svarar mot motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet och därmed i sakligt hänseende också mot bestämmelserna i den svenska varumärkeslagen.

Ytterligare en rättsakt av betydelse för varumärkesrätten inom Europeiska unionen är Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16) – det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet syftar till att underlätta för rättighetshavare att med hjälp av det civilrättsliga sanktionssystemet ingripa mot dem som gör intrång.

4.7.2Firmaområdet

Firmarätten har inte varit föremål för internationell harmonisering på samma sätt som varumärkesrätten och övrig immaterialrätt. Det finns heller inte, som nämnts, någon möjlighet till internationell registrering av firmor eller registrering via något förfarande inom EU.

Enligt artikel 8 i Pariskonventionen ska emellertid varje unionsland utan villkor av anmälan eller registrering bereda skydd åt firma. Detta gäller oavsett om firman utgör del av ett varumärke eller inte. Vidare ska, som tidigare nämnts, den som tillhör ett unionsland i övriga unionsländer åtnjuta de förmåner i fråga om den industriella äganderätten som varje land tillerkänner det egna landets medborgare. Med andra ord gäller att om ett unionsland ger firmarättsligt skydd åt sina egna medborgare, måste motsvarande skydd ges åt medborgare i annat unionsland. Den som har hemvist i eller driver rörelse i ett unionsland likställs med medborgare i ett sådant land.

Inom EU finns inte någon särskild reglering av firmarätten. Rätten till firma berörs dock i både varumärkesdirektivet och varumärkes- förordningen när det gäller regleringen av vad som kan utgöra hinder mot registrering av varumärken och leda till förbud mot användning av varumärken. Firmaskyddet har också viss betydelse för varumärkes- skyddets omfattning.

Enligt artikel 4.4 b i varumärkesdirektivet kan en medlemsstat besluta att ett varumärke inte får registreras eller, om det redan är registrerat, att registreringen ska kunna upphävas, bland annat på grund av rätten till andra kännetecken än varumärken som används i näringsverksamhet. Det fordras då att rätten till ett sådant kännetecken förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan. Det krävs också att

77

kännetecknet i fråga ger innehavaren rätt att utverka förbud mot Prop. 2009/10:225 användningen av varumärket.

När det gäller ensamrättens omfattning framgår av artikel 5.5 att för det fall ett kännetecken används i annat syfte än att särskilja varor eller tjänster – bland annat såsom firmanamn – är det rättsordningen i den berörda medlemsstaten som är relevant vid fastställelsen av omfattningen av och i förekommande fall innehållet i det skydd som ges den varumärkesinnehavare som påstår sig lida skada till följd av att tecknet används som firmanamn. (Se EU-domstolens domar den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch Inc. mot Budejovický Budvar, národní podnik, REG 2004 I-10989 och den 11 september 2007 i mål C- 17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 I-07041).

Slutligen gäller enligt artikel 6.1. a att ett varumärke inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn (eller sin adress) förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. EU-domstolen har slagit fast att bestämmelsen omfattar såväl fysiska som juridiska personers namn (EU-domstolens dom i det ovan nämnda målet C-245/02).

I artikel 8.4 i varumärkesförordningen anges att ett gemenskaps- varumärke inte får registreras bland annat om innehavaren av ett annat kännetecken än varumärke, som används i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning, gör invändning mot ansökan om registrering på grund av denna rättighet. Det fordras då att rätten till kännetecknet förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller före tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan. Det krävs också att kännetecknet ger innehavaren rätt att utverka förbud mot användningen av ett yngre varumärke. Av artikel 53.1 c i varumärkesförordningen framgår att en registrering får upphävas på grund av en sådan äldre rättighet. Vidare framgår av artikel 110.1 i varumärkesförordningen att medlemsstaterna får ha bestämmelser om förbud mot användningen av gemenskapsvarumärken om dessa gör intrång i en rättighet av detta slag.

Enligt artikel 12 i varumärkesförordningen ger ett gemenskaps- varumärke inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget namn (eller sin adress).

Av ett uttalande från kommissionen om artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (2005/295/EG), EUT L 94, 13.4.2005, s. 37 framgår att det civilrättsliga sanktionsdirektivet ska tillämpas på firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den berörda nationella lagstiftningen. Det innebär för svensk del att det civilrättsliga sanktionsdirektivets bestämmelser har betydelse för firmaområdet, precis som för varumärkesområdet. (Se också beträffande det civilrättsliga sanktionsdirektivets tillämpningsområde artiklarna 1 och 2 i detta direktiv).

78

5 Allmänna utgångspunkter

5.1Varumärkeslagstiftningen behöver moderniseras

Det rättsliga skyddet för kännetecken för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet regleras av varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645), vilka trädde i kraft den 1 januari 1961. Den nuvarande lagstiftningen på varumärkesområdet utarbetades i ett nära samarbete mellan de nordiska länderna och ledde till stora likheter mellan de nordiska lagarna på detta område. Någon övergripande översyn av varumärkeslagen har inte gjorts sedan dess tillkomst.

Förhållandena på marknaden och företagens förutsättningar för att agera på marknaden är naturligtvis annorlunda i dag än vad som var fallet för nästan 50 år sedan. Många företag agerar exempelvis på ett helt annat sätt än tidigare på en internationell marknad.

Också på varumärkesområdet som sådant har förhållandena ändrats sedan lagens tillkomst. Företag har under lång tid använt varumärken och andra varukännetecken som identifierings- och konkurrensmedel vid marknadsföring av varor och tjänster. Denna grundläggande funktion för ett varumärke, dvs. att fungera som individualiseringsmedel för att särskilja olika varor och tjänster, finns givetvis kvar även i dag. Utvecklingen har emellertid gått mot att allt större resurser läggs ner på marknadsföring och investeringar i varumärken vid etablering av nya varor och tjänster. Varumärkena har i högre grad kommit att fungera som en självständig tillgång som får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. Ett varumärke kan representera ett mycket stort värde; i många fall kan varumärket utgöra ett företags största tillgång. Varumärkesrätten har därigenom också kommit att i allt större utsträckning få en funktion som skydd för de investeringar och resurser som lagts ned på varumärket.

Varumärkesrätten är internationellt präglad. Sedan länge bedrivs ett arbete såväl regionalt inom EU, som internationellt inom bl.a. FN:s immaterialrättsorganisation, WIPO, för att utveckla varumärkesrätten. Som exempel kan nämnas att det inom EU år 1988 antogs ett direktiv som innebar en långtgående harmonisering av varumärkeslagstiftningen i medlemsstaterna, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet. Under 1993 beslutades vidare inom EU om ett parallellt system vid sidan av de nationella varumärkessystemen, rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1) – varumärkesförordningen. Genom införandet av gemenskapsvarumärket blev det möjligt att registrera varumärken som gäller inom hela unionen. I anslutning till både direktivet och förordningen har det utvecklats en omfattande praxis från EU-domstolen.

På det internationella planet finns det ett etablerat system för internationell varumärkesregistrering, det s.k. Madridsystemet. Systemet utgörs av dels Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (Madridöverens- kommelsen), dels protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverens-

Prop. 2009/10:225

79

kommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av Prop. 2009/10:225 varumärken (Madridprotokollet). Vidare bedrivs inom WIPO ett

kontinuerligt internationellt arbete för att utveckla varumärkesrätten. Regelverken för både gemenskapsvarumärken och för den

internationella varumärkesregistreringen har vid olika tillfällen setts över och utvecklats för att fungera så effektivt som möjligt. Detta arbete pågår kontinuerligt. Också i andra internationella sammanhang aktualiseras varumärkesrättsliga frågor.

Det internationella regelverket på varumärkesområdet har haft konsekvenser också för den svenska varumärkeslagstiftningen. En rad tillägg och ändringar har gjorts i lagen, inte minst under 1990-talet till följd av Sveriges anslutning till EES-avtalet och till följd av att Sverige tillträdde Madridprotokollet. Vidare har det sedan mitten av 1990-talet genomförts flera lagändringar när det gäller frågor om sanktioner och tvångsmedel i samtliga lagar på det immaterialrättsliga området. Alla dessa lagändringar har inneburit att lagen kommit att bli alltmer svåröverskådlig.

Den firmarättsliga lagstiftningen har ett nära samband med varumärkesrätten. Firmarätten har dock inte på samma sätt som varumärkesrätten varit föremål för internationell reglering och harmonisering.

En fråga som regeringen prioriterar högt är att det ska bli enklare att starta och driva företag. Lagstiftningen på det varumärkesrättsliga och firmarättsliga området har stor betydelse för många företag. En viktig del i förenklingsarbetet är att de regler som rör företagandet utformas på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behöver det göras en översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen och de delar av den firmarättsliga lagstiftningen som har samband med den motsvarande översynen av varumärkesrätten.

Sammanfattningsvis är den nuvarande varumärkeslagen i behov av såväl en översyn av de materiella reglerna som en redaktionell och språklig modernisering. Vidare behöver motsvarande delar i firmalagen ses över.

5.2En helt ny varumärkeslag införs

Regeringens förslag: Lagstiftningen inom det varumärkesrättsliga området moderniseras på så sätt att den nuvarande varumärkeslagen upphävs och ersätts av en ny varumärkeslag. Lagen delas in i kapitel med löpande paragrafnumrering i varje kapitel.

Den nuvarande kollektivmärkeslagen upphävs. Bestämmelserna i kollektivmärkeslagen tas, med vissa mindre förändringar, in i den nya varumärkeslagen. Det nuvarande kravet på att sökanden måste vara en förening av näringsidkare för att ansöka om eller inneha ett gemensamt varumärke (kollektivmärke) förs inte över till den nya lagen. I fortsättningen ska alla föreningar, bolag och andra sammanslutningar kunna vara sökande eller innehavare av sådana varumärken.

80

Regeringens bedömning: Det bör inte införas någon samlad lag som omfattar både den varumärkesrättsliga och firmarättsliga lagstiftningen.

Kommitténs förslag och bedömning överensstämmer i princip med regeringens. Förslaget till ny varumärkeslag är dock redaktionellt utformat på ett annat sätt (SOU 2001:26 s. 112 f.).

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Några av dem har påtalat behovet av en översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Ett antal remissinstanser har framfört synpunkter på den strukturella och redaktionella utformningen av lagen och andra synpunkter av lagteknisk karaktär. Mönsterutredningen, Patentbevärsrätten och Svenskt Näringsliv m.fl. har anfört att regleringen beträffande bl.a. intrångsundersökning och pant borde kunna lyftas ur lagen och regleras i särskilda lagar. Svenskt Näringsliv m.fl. har ansett att på sikt bör den varumärkes- och firmarättsliga lagstiftningen integreras helt i en ny lag, benämnd Känneteckenslag, men att en sådan integrering bör få anstå till dess lagen ses över på nytt. Däremot borde det övervägas om inte bestämmelserna om varumärken och firma redan nu skulle kunna regleras i skilda avdelningar i en samlad lag. Organisationerna har också ansett att namnet ”varumärkeslag” borde ersättas med ”känneteckenslag”. Stockholms tingsrätt har bl.a. anfört att det i den nya varumärkeslagen bör övervägas att välja en löpande paragrafnumrering för varje kapitel. Patent- och registreringsverket (PRV) har ansett att det i den nya varumärkeslagen bör tas in en bestämmelse som innehåller definitioner av de begrepp som används i lagen.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Lagens namn och utformning

Som kommittén föreslog bör den nuvarande varumärkeslagen upphävas och ersättas av ny lagstiftning. Frågan är hur den nya lagstiftningen på det varumärkesrättsliga området bör vara utformad. I dag finns regleringen av å ena sidan varumärken och andra varukännetecken respektive firmor och andra näringskännetecken å den andra i separata lagar, varumärkeslagen respektive firmalagen. Kommitténs förslag innebar att denna indelning skulle vara kvar även i fortsättningen.

Några remissinstanser har ansett att det borde vara möjligt att samla dessa bestämmelser i skilda avdelningar i en gemensam lag, benämnd känneteckenslag, för att markera det funktionella sambandet mellan varumärken och firmor. Regeringen ställer sig dock tveksam till om en sådan ordning skulle medföra några betydande fördelar. Det kan också tänkas att en sådan förändring skulle medföra nackdelar och om det saknas i dagsläget helt utredning. En sammanslagning är inte något som efterfrågats av en stor andel av remissinstanserna. Det har inte framkommit att fördelarna med en sammanslagning är så stora eller att en sådan sammanslagning är så efterfrågad att det är motiverat att inleda det omfattande arbete som skulle behövas för att säkerställa att en samlad lag kommer att fungera på önskvärt sätt. Regeringen anser

Prop. 2009/10:225

81

sammanfattningsvis att den nuvarande strukturen med en varumärkeslag och en firmalag bör behållas.

Samma remissinstanser har vidare föreslagit att benämningen varumärkeslag bör ersättas med känneteckenslag. Uttrycket varumärkeslag är dock sedan länge etablerat i svensk rätt och motsvarande benämningar används dessutom i olika internationella regleringar på området. Enligt regeringens uppfattning skulle uttrycket känneteckenslag också bli missvisande när nu lagen inte kommer att innehålla även regler avseende firma. Lagen bör därför även fortsättningsvis benämnas varumärkeslag.

Ytterligare en fråga är om regleringen i fråga om intrångsundersökning m.m. i de immaterialrättsliga lagarna, som föreslagits av vissa remissinstanser, borde samlas i en särskild lag. Den nuvarande ordningen innebär att regleringen avseende bl.a. intrångsundersökning finns intagen i var och en av de immaterialrättsliga lagarna. En fördel med denna lösning är att det direkt i respektive lag går att utläsa vilka regler som är tillämpliga för den immateriella rättighet som lagen avser. Om delar av lagstiftningen bryts ut och förs över till en separat lag blir det däremot nödvändigt att beakta ytterligare en lag för att få en fullständig bild av lagregleringen. Regelverket blir därigenom mer svåröverskådligt. Regeringen anser därför att den nuvarande ordningen bör behållas även fortsättningsvis.

När det gäller den nya varumärkeslagens struktur och redaktionella utformning har kommitténs arbete i enlighet med direktiven varit inriktat på att uppnå gemensamma nordiska lösningar i olika sakfrågor. Det har också funnits en strävan efter att uppnå en redaktionellt sett enhetlig utformning av lagarna. Detta har lett till att det finns stora sakliga likheter mellan de svenska, finska och norska lagförslagen samt den danska lagen. Det finns emellertid viktiga frågor där det under utredningsarbetet inte gått att nå en samsyn. Även den redaktionella utformningen av lagförslagen skiljer sig åt på vissa punkter.

Som kommittén påpekat skiljer sig lagförslaget redaktionellt sett från hur modern svensk lagstiftning brukar vara utformad i vissa avseenden. Exempelvis används i lagförslaget löpande paragrafnumrering genom hela lagen trots att lagen består av flera kapitel. Vidare är ett antal paragrafer längre och omfattar fler stycken än normalt. Som nämnts tidigare är det en prioriterad fråga för regeringen att de regler som rör företagandet utformas på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. De lagar som företagen har att tillämpa ska vara överskådliga och lättillgängliga. Inte minst av det skälet är det angeläget att lagen får en modern utformning, både språkligt och redaktionellt. Lagen bör delas in i kapitel med en löpande paragrafnumrering endast inom varje kapitel och det bör eftersträvas att varje paragraf inte blir för omfattande.

PRV har ansett att det i den nya varumärkeslagen bör tas in en särskild bestämmelse i vilken de begrepp som används i lagen definieras. Regeringen anser emellertid inte att någon sådan bestämmelse behövs. I de sammanhang där ett visst begrepp behöver förklaras eller tydliggöras så kan detta lämpligen ske i omedelbar anslutning till de bestämmelser som behandlar det aktuella begreppet. Det är vidare så att innebörden av vissa av de begrepp som förekommer i lagen regleras i annan lagstiftning, t.ex. firmalagen.

Prop. 2009/10:225

82

När det gäller firmalagen föreslås inte någon ny lagstiftning. Det är därför inte möjligt att nu modernisera denna lagstiftning redaktionellt på samma sätt som den nya varumärkeslagen. Ändringarna i firmalagen bör dock göras så att regleringen där det är lämpligt i så stor utsträckning som möjligt anpassas till motsvarande regler i den nya varumärkeslagen. Firmalagen har ändrats vid flera tillfällen sedan dess tillkomst. Till följd av både tidigare gjorda ändringar och de ändringar som nu föreslås kommer den att innehålla åtskilliga inskjutna paragrafer. Som Lagrådet har påpekat kommer dessutom bestämmelsen om registreringshinder att bli mycket lång. Det har inte gått att i detta lagstiftningsärende göra en redaktionell översyn av firmalagen. Det är därför angeläget att en sådan översyn kommer till stånd så snart som möjligt. En redaktionell och språklig förenkling av lagtexten kommer förstås att ingå i en sådan översyn.

Den nya varumärkeslagens tillämpningsområde, integrering av den nuvarande kollektivmärkeslagen

Kommitténs lagförslag innebar att bestämmelserna i den nuvarande kollektivmärkeslagen, med vissa förändringar, skulle tas in i den nya varumärkeslagen och att kollektivmärkeslagen följaktligen skulle upphöra att gälla. I övrigt innebar förslaget inte någon förändring av lagens tillämpningsområde. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta. Regeringen ansluter sig till kommitténs uppfattning i dessa delar.

En saklig förändring som kommittén föreslog var att det beträffande sådana kollektivmärken och andra varukännetecken som avsågs i 1 § första stycket kollektivmärkeslagen fortsättningsvis inte skulle krävas att sökanden var en förening av näringsidkare, utan även andra slags föreningar och sammanslutningar skulle kunna ansöka om och vara innehavare av sådana kännetecken.

Som kommittén pekat på avskaffades den 1 januari 1995 kravet i varumärkeslagen på att sökanden skulle vara näringsidkare (se prop. 1994/95:59 s. 42 f.). Regeringen delar kommitténs uppfattning att motsvarande förändring bör göras även i fråga om sådana kollektivmärken och varukännetecken som avses i 1 § första stycket kollektivmärkeslagen. Regeringen delar vidare kommitténs uppfattning att också andra sammanslutningar än föreningar bör kunna ansöka om och vara innehavare av sådana kännetecken. I enlighet med vad Lagrådet har föreslagit bör lagtexten förtydligas så det framgår uttryckligen att även bolag omfattas.

Slutligen innebar kommitténs förslag att terminologin, med hänsyn till hur regleringen i artikel 1 i varumärkesdirektivet är utformad, skulle förändras i vissa avseenden. Enligt förslaget skulle begreppet kollektiv- märke, som enligt gällande ordning används som samlingsbegrepp för alla slags varumärken som omfattas av kollektivmärkeslagen, i fortsättningen bara användas som benämning för de märken som används av medlemmar för varor eller tjänster som tillhandhålls i medlemmens rörelse, dvs. de märken som avses i 1 § första stycket kollektiv- märkeslagen. När det gäller märken som avses i lagens andra stycke, dvs.

Prop. 2009/10:225

83

märken som används för varor eller tjänster som är föremål för kontroll Prop. 2009/10:225 av offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning, föreslogs att dessa

i den nya varumärkeslagen skulle benämnas garanti- eller kontrollmärken.

Uppdelningen mellan kollektivmärken å ena sidan och garanti- eller kontrollmärke å den andra är enligt regeringens mening naturlig och liknar också den konstruktion som redan funnits i kollektivmärkeslagen. Man kan däremot i och för sig ifrågasätta om det finns någon anledning att i lagen göra någon åtskillnad mellan garantimärken och kontroll- märken. Någon skarp gräns mellan dessa typer av märken är knappast möjlig att dra. Det kan dock tänkas att det förekommer märken av nu angivet slag som får användas för att garantera att de aktuella varorna eller tjänsterna uppfyller vissa givna krav eller normer utan att innehavaren av märket nödvändigtvis själv genomför någon kontroll av detta. I ett sådant fall blir det mer rättvisande att benämna märket som ett garantimärke. Regeringen ansluter sig därför även i denna del till kommitténs uppfattning om hur lagtexten bör vara utformad.

6Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor

6.1Hur officialprövningen ser ut i dag

6.1.1 Varumärkesrätten

Svenska förhållanden

Registrering av varumärken sker i Sverige vid Patent- och registreringsverket (PRV). När en ansökan om varumärkesregistrering kommer in till PRV görs en formell granskning av ansökan, t.ex. att ansökan innehåller uppgifter om de varor eller tjänster som märket avser (se 17 och 19 §§ samt 1 § tredje stycket varumärkeslagen 1960:644, förkortad VML samt 9 § första stycket 4 varumärkesförordningen 1960:648). Utöver denna formella granskning kontrollerar PRV vid sin prövning av ansökan att det inte finns några materiella hinder mot registreringen (se 19 och 20 §§ VML). Dessa hinder brukar delas in i två olika kategorier, nämligen absoluta och relativa registreringshinder.

De absoluta registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av hänsyn till allmänna intressen. Dessa finns i 13 § och 14 § första stycket 1–3 VML. Dit hör för det första det grundläggande kravet att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga (13 § VML). Det innebär att märket ska ha förmåga att skilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Märken som bara anger t.ex. varornas eller tjänsternas art, beskaffenhet eller liknande saknar i regel sådan förmåga. Kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller som antingen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde får inte heller registreras som varumärke.

84

För det andra får märket inte utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen, eller något som lätt kan förväxlas därmed (14 § första stycket 1 VML). Bestämmelser om sådana skyddade beteckningar finns i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar, förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar, lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m., lagen (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling och lagen (1992:1534) om CE-märkning.

För det tredje får märket inte vara ägnat att vilseleda allmänheten och, för det fjärde, inte heller på annat sätt strida mot lag eller författning eller allmän ordning eller vara ägnat att väcka förargelse (14 § första stycket 2 och 3 VML).

De relativa registreringshindren är sådana hinder som är motiverade av att det sökta varumärket inte ska stå i konflikt med en tidigare ensamrätt. En uppräkning av de olika enskilda intressen som på detta sätt utgör hinder mot en varumärkesregistrering finns i 14 § första stycket 4–9 samt andra och tredje styckena VML.

Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att det sökta varumärket står i strid med annans släktnamn eller kan uppfattas som en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Vanligast förekommande bland de relativa registreringshindren är att det sökta varumärket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan, någon annans äldre inarbetade varukännetecken eller ett namn eller en firma som någon annan använder i näringsverksamhet (14 § första stycket 6 VML). Vad gäller registrerade varumärken kan det vara fråga om ett nationellt registrerat sådant, ett internationellt registrerat varumärke som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke.

Förväxlingsbarhet kan åberopas för ett gemenskapsvarumärke även om märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag under förutsättning att gemenskapsvarumärket är väl ansett i Europeiska unionen och användningen av ett liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för gemenskaps- varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (14 § tredje stycket VML). Motsvarande skydd finns också för väl ansedda nationella varumärken och för väl ansedda firmor (14 § första stycket 6 och 6 § andra stycket VML). Även väl ansedda internationella varumärken med giltighet i Sverige har sådant skydd (14 § första stycket 6, 6 § andra stycket samt 54 § andra stycket och 57 § första stycket VML).

Till skillnad från vad som gäller beträffande de absoluta registreringshindren faller de relativa registreringshindren bort om den som innehar den tidigare rättigheten medger att registrering får ske (14 § fjärde stycket VML). Om den som ansöker om registrering av ett varumärke har gett in ett medgivande från rättighetshavaren kan sökanden alltså inte nekas registrering av hänsyn till den tidigare rättigheten. Detta hänger samman med att de relativa registreringshindren, som nämnts tidigare, är motiverade av hänsyn till just enskilda intressen. Om det är fråga om så stark förväxlingsrisk att det nya märket är ägnat att vilseleda allmänheten kan registreringshinder dock föreligga enligt 14 § första stycket 2 VML, se SOU 1958:10 s. 279–

Prop. 2009/10:225

85

283, 289 och 290, prop. 1960:167 s. 114 och 252, rättsfallet RÅ84 2:64, och jfr rättsfallet RÅ 1988 ref. 107. Rättsläget är inte helt klart. Från senare tid finns t.ex. avgöranden där såväl märkesidentitet som varuslags- eller tjänsteidentitet förelåg men där risk för vilseledande ändå inte ansågs föreligga (Patentbesvärsrättens dom 2005-10-28 i mål nr 03- 320, Patentbesvärsrättens dom 2007-05-18 i mål nr 05-148 och Patentbesvärsrättens dom 2007-12-14 i mål nr 07-163).

Den nuvarande ordningen innebär alltså att PRV alltid och utan krav på åberopande från någon enskild prövar både om det finns något absolut och om det finns något relativt hinder mot registreringen.

Samma hinder som kan leda till att en ansökan om registrering avslås kan utgöra grund för en invändning under invändningsförfarandet (21 § VML). Invändningar kan framställas inom två månader från kungörelse- dagen, dvs. den dag då varumärket tas in i registret och kungörelse om detta utfärdas (20 § VML). Såväl absoluta som relativa hinder kan alltså utgöra grund för en invändning.

Gemenskapsvarumärket

Inom EU finns ett system för registrering av s.k. gemenskaps- varumärken, dvs. varumärken som gäller i hela EU. Gemenskapsvaru- märkena regleras i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varumärkesförordningen. Systemet handhas av ett särskilt unionsorgan: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), vanligen benämnt OHIM, en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Vid OHIM prövas också internationella registreringar vid vilka Europeiska unionen designerats (dvs. sådana internationella registreringar som ska skyddas inom Europeiska unionen) enligt Madridprotokollet (protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken). En sådan designering har samma verkan som en ansökan om gemenskapsvarumärke, se artikel 151.1 i varumärkesförordningen.

När en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke görs eller när Europeiska unionen designerats vid en internationell registrering, prövar OHIM självmant om det finns några absoluta hinder mot registreringen. Om så är fallet avslås ansökan helt eller delvis (artiklarna 37 och 154 i varumärkesförordningen). Prövningen av absoluta registreringshinder går alltså i princip till på samma sätt som i Sverige.

Om ansökan inte avslås på grund av något absolut registreringshinder, undersöker OHIM om det finns några relativa registreringshinder i form av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken eller tidigare ingivna sådana ansökningar och upprättar en s.k. granskningsrapport där dessa hinder antecknas, se artiklarna 38.1 och 155.1. Om sökanden begärt det skickar OHIM också en kopia av ansökan till registreringsmyndigheterna i de medlemsstater som meddelat att de kan göra en granskning av eventuella registreringshinder i det egna varumärkesregistret (artiklarna 38.2 och 155.2 i varumärkesförordningen). Varje sådan registrerings-

Prop. 2009/10:225

86

myndighet upprättar inom två månader på motsvarande sätt en nationell granskningsrapport som skickas till OHIM (artiklarna 38.3 och 155.3 i varumärkesförordningen). För närvarande deltar följande medlemsstater i förfarandet: Danmark, Finland, Grekland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Österrike.

OHIM skickar både den egna och de nationella granskningsrapporterna till sökanden (artiklarna 38.6 och 155.3 i varumärkesförordningen). Sökanden får på så sätt reda på om det hos OHIM eller i de medlemsstater som deltar i granskningsförfarandet finns någon tidigare ensamrätt som kan utgöra registreringshinder för det sökta märket. Om så är fallet får sökanden utifrån innehållet i granskningsrapporten själv avgöra om han eller hon vill vidhålla sin ansökan eller inte. Sökanden kan även vidta åtgärder för att undvika en konflikt mellan den tidigare ensamrätten och det sökta varumärket, exempelvis inskränka varu- eller tjänsteförteckningen eller försöka få ett medgivande från innehavaren av den äldre ensamrätten.

Enligt artikel 38.7 i varumärkesförordningen ska ansökan offentlig- göras tidigast en månad efter det att granskningsrapporterna skickats till sökanden. I praktiken offentliggörs emellertid ansökningarna numera så snart granskningsrapporterna är klara för utskick till sökanden. Detta innebär att sökanden ofta erhåller granskningsrapporterna först efter offentliggörandet, se Note for the attention of proprietors and represen- tatives of CTM applications, Subject: Art 39 (6) regarding the sending of search reports, Alicante, 31 March 2006.

I samband med offentliggörandet underrättar OHIM också de innehavare av äldre gemenskapsvarumärken eller sökande avseende sådana som finns upptagna i Europeiska unionens granskningsrapport om den nya ansökan (artiklarna 38.7 och 155.4 i varumärkesförordningen). Däremot skickas ingen underrättelse till innehavare av äldre nationella ensamrätter som finns upptagna i de nationella granskningsrapporterna.

Innehavare av äldre ensamrätter har sedan möjlighet att inom tre månader från offentliggörandet framställa invändning mot den sökta registreringen. Om så inte sker registreras varumärket utan någon prövning av om några relativa registreringshinder föreligger. Framställs det däremot en invändning prövar OHIM om varumärket kan registreras trots invändningen (artiklarna 41, 42 och 45 samt 156 i varumärkes- förordningen).

Registreringsförfarandet i några andra länder

Utformningen av registreringsförfarandet i de nordiska länderna skiljer sig åt. I Finland, Island och Norge omfattar officialprövningen enligt respektive varumärkeslag, liksom i Sverige, både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från PRV, vilken har bekräftats av den norska registreringsmyndigheten, prövar dock den norska registrerings- myndigheten inte nya varumärkesansökningar mot tidigare firmor. Detta eftersom den verksamhet som ska bedrivas under en firma ofta har en vid formulering varför tidigare registrerade firmor, enligt registrerings- myndigheten, i alltför hög grad har kommit att utgöra hinder mot nya varumärkesregistreringar. I Danmark prövar registreringsmyndigheten på

Prop. 2009/10:225

87

eget initiativ de absoluta hindren mot registrering men avslår numera inte Prop. 2009/10:225 självmant en ansökan på den grunden att det finns något relativt hinder

mot registrering. Granskningsrapporter tas fram och skickas till sökanden om det är frågan om en nationell ansökan eller ett ärende enligt Madridsystemet. Relativa hinder kan bli föremål för prövning av registreringsmyndigheten efter registreringen av ett varumärke om invändning framställs mot registreringen.

När det gäller de europeiska länderna i övrigt kan konstateras att man varken i Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg) företar officialprövning av relativa registreringshinder.

I USA prövar registreringsmyndigheten ex officio såväl absoluta som relativa hinder mot registrering.

6.1.2 Firmarätten

Svenska förhållanden

I svensk rätt har det sedan länge funnits en strävan att varje näringsidkare som har en firma också ska vara angiven i ett offentligt register. Genom de krav på registrering av firma som till följd av denna strävan har ställts upp i olika författningar, har firmaregistreringen kommit att få en stark ställning i svensk rätt.

Merparten av den firmaregistrering som äger rum i dag handhas av Bolagsverket, som bildades den 1 juli 2004 genom att PRV delades i två myndigheter. Bolagsverket sköter numera den registrering som tidigare sköttes av PRV:s bolagsavdelning.

Regler om firmaregistrering finns i firmalagen (1974:156), förkortad FL, och i de olika associationsrättsliga författningarna; se bl.a. 28 kap. aktiebolagslagen (2005:551), 14 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 1–12 §§ handelsregisterlagen (1974:157).

Den officialprövning som i dag görs vid registrering av firmor enligt firmalagen motsvarar i stora drag den som görs vid registrering av varumärken. Registreringsmyndigheten kontrollerar för det första om firman uppfyller de grundläggande krav som ställs på en firma och om det finns något hinder för registrering av hänsyn till allmänna intressen (absoluta registreringshinder). Det innebär i korthet att firman måste ha särskiljningsförmåga (9 § FL) och att firman eller dess användning inte får strida mot goda seder eller allmän ordning (10 § första stycket 1 FL). Firman får inte heller utan tillstånd innehålla en skyddad statlig eller internationell benämning eller förkortning, eller något som lätt kan förväxlas därmed eller vara ägnad att vilseleda allmänheten (10 § första stycket 2 och 3 FL).

För det andra görs en undersökning av om det finns några hinder av hänsyn till äldre ensamrätter (relativa registreringshinder). Dessa räknas upp i 10 § första stycket 4–8 och andra stycket FL.

Som exempel på relativa registreringshinder kan nämnas att den sökta firman står i strid med någon annans släktnamn eller kan uppfattas som titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Liksom

på varumärkesområdet är det relativa hinder som oftast förekommer att

88

den sökta firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares skyddade närings- eller varukännetecken (10 § första stycket 6 FL). En firma får heller inte registreras om den är förväxlingsbar med någon annans gemenskapsvarumärke (10 § första stycket 8 FL).

Förväxlingsbarhet kan åberopas för ett gemenskapsvarumärke även om kännetecknen inte avser verksamhet av samma eller liknande slag under förutsättning att gemenskapsvarumärket är väl ansett i Europeiska unionen och användningen av en liknande firma skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (10 § andra stycket FL). Motsvarande skydd finns också för väl ansedda firmor och för väl ansedda nationella varumärken enligt 10 § första stycket 6 och 6 § andra stycket FL. Även väl ansedda internationella varumärken med giltighet i Sverige har sådant skydd (10 § första stycket 6 FL samt 57 § första stycket VML och 6 § andra stycket FL).

Registrering kan, på samma sätt som i varumärkesrätten, enligt 10 § tredje stycket FL ske trots att det finns ett relativt hinder, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte heller finns något absolut hinder.

I de associationsrättsliga författningarna finns särskilda krav som ställs på firman för de olika associationsformerna. Dit hör t.ex. bestämmelsen i 28 kap. 1 § första och andra styckena aktiebolagslagen, där det framgår bl.a. att ett aktiebolags firma ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB och att den tydligt ska skilja sig från tidigare firmor i aktiebolags- eller filialregistret. Liknande regler finns för andra associationsformer.

En skillnad mellan registrering av firmor och registrering av varumärken är att en ansökan om firmaregistrering får innehålla flera firmaförslag, vilka prövas i den rangordning som sökanden har valt. När Bolagsverket gör en sådan granskning utförs den normalt så att om verket hittar ett registreringshinder mot en av de föreslagna firmorna fortsätter verket inte granskningen av den firman utan går direkt vidare till nästa förslag från sökanden. Det innebär alltså att alla tänkbara hinder mot vart och ett av firmaförslagen inte tas fram. Detta arbetssätt möjliggör en enkel, smidig och snabb handläggning hos Bolagsverket.

Det finns, som nämnts, ett flertal juridiska personer där firma- registrering sker, varav de flesta registreras hos Bolagsverket. Registrering sker dock i vissa fall hos andra myndigheter. Som exempel kan anges stiftelser som registreras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen i fråga och understödsföreningar som registreras hos Finansinspektionen (10 kap. 1 och 6 §§ stiftelselagen 1994:1220 samt 3 och 12 §§ lagen 1972:262 om understödsföreningar).

Till skillnad från vad som gäller vid varumärkesregistrering finns det inte något invändningsförfarande vid registrering av firmor. Den som vill angripa en firmaregistrering är därför hänvisad till att väcka talan vid allmän domstol om att registreringen ska hävas (se 16 § FL).

Förhållandena i de andra nordiska länderna

I Danmark omfattar officialprövningen endast absoluta hinder mot registrering. Registreringsmyndigheten undersöker till att börja med om

Prop. 2009/10:225

89

det finns någon identisk eller nära nog identisk firma registrerad. Vidare Prop. 2009/10:225 kontrolleras om det finns några andra absoluta hinder mot registrering.

Någon granskning av relativa registreringshinder görs inte. Invändnings- förfarande saknas för firmor, vilket innebär att en registrering i princip endast kan hävas efter en talan vid allmän domstol.

I Norge omfattar officialprövningen absoluta hinder samt vissa relativa hinder mot registrering. Liksom i Danmark finns det ett absolut hinder mot registrering om en identisk firma redan är registrerad. Vidare kontrolleras om det finns andra absoluta hinder mot registrering. Att en firma saknar särskiljningsförmåga utgör inte längre ett sådant hinder mot registrering. När det gäller officialprövningen av relativa registrerings- hinder omfattar den t.ex. att firman inte innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans namn eller konstnärsnamn. Däremot gör registreringsmyndigheten ingen prövning av relativa hinder i form av t.ex. tidigare varukännetecken enligt den norska varumärkeslagen, kollektivmärken eller näringskännetecken eftersom sådana hinder inte utgör hinder mot en firmaregistrering i registreringsfasen. Någon möjlighet att göra invändning mot registreringen på grund av sådana tidigare rättigheter finns inte heller, men sådana rättigheter kan innebära att firman förklaras stå i strid med lagen i ett förfarande för s.k. administrativ överprövning vid den norska registreringsmyndigheten.

I Finland omfattar officialprövningen både absoluta och relativa registreringshinder. Enligt uppgift från Bolagsverket, vilken har bekräftats av den finska registreringsmyndigheten, brukar dock den finska registreringsmyndigheten inte avslå en ansökan om firma- registrering på grund av tidigare varumärken eller gemenskaps- varumärken. Det finns inte någon möjlighet att göra invändning mot registreringen av en firma. Liksom i Sverige och Danmark kan registre- ringen av en firma i princip endast angripas genom en talan vid domstol.

I Island omfattar officialprövningen både absoluta och relativa registre- ringshinder. Enligt uppgift från den isländska registreringsmyndigheten finns det möjlighet att vid myndigheten begära att en registrerad firma hävs för det fall den blivit registrerad trots att det fanns något hinder mot registreringen. Denna möjlighet till hävning är inte begränsad i tiden.

6.2Förslag på förändrad utformning av officialprövningen i SOU 2001:26 och Ds 2008:28

Efter en genomgång av fördelarna respektive nackdelarna med den

 

nuvarande officialprövningen av relativa registreringshinder lämnade

 

Varumärkeskommittén i sitt betänkande (SOU 2001:26) förslag om att

 

officialprövningen av relativa registreringshinder skulle avskaffas såväl

 

vid registrering av varumärken som vid registrering av firmor och att

 

officialprövningen

därmed

skulle

begränsas

till

absoluta

 

registreringshinder.

 

 

 

 

 

 

Varumärkeskommittén ansåg att om firmaregistreringen skulle ske

 

utan någon officialprövning av relativa registreringshinder måste

 

innehavarna av äldre ensamrätter få tillfälle att angripa en ny

 

firmaregistrering på något enklare sätt än genom att väcka talan om

 

hävning i domstol. Varumärkeskommittén föreslog av det skälet att ett

90

invändningsförfarande skulle inrättas för firmor. Invändningsförfarandet Prop. 2009/10:225 skulle enligt förslaget ligga i tiden efter det att firman hade registrerats.

Under det ordinarie remissförfarandet avseende Varumärkes- kommitténs förslag var det stora flertalet av remissinstanserna positiva till att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder, såväl avseende varumärkesärendena som avseende firmaärendena. I början av år 2006 inträffade emellertid den förändringen att var och en av de två remissinstanserna Företagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv gav in kompletterande remissvar till Justitiedepartementet, i vilka de hade ändrat uppfattning i frågan om det var önskvärt med ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder. Dessa båda remissinstanser representerar större delen av det svenska användar- kollektivet. Därefter har även PRV ändrat uppfattning i frågan och ytterligare synpunkter har getts in från några av remissinstanserna.

Med hänsyn till de nya remissynpunkterna bedömdes det inte möjligt att gå vidare med Varumärkeskommitténs förslag utan att inhämta kompletterande beredningsunderlag avseende frågan om officialpröv- ningen, vilket skedde genom departementspromemorian Officialpröv- ningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m. (Ds 2008:28).

I sina nya remissynpunkter i anledning av Varumärkeskommitténs förslag hade både Svenskt Näringsliv och Företagarna lagt tonvikten vid att ett borttagande av officialprövningen av relativa registreringshinder skulle få mycket negativa följder för firmaregistreringen. I promemorian presenterades därför ett alternativt förslag till en mer begränsad reformering av officialprövningen. Förslaget gick ut på att PRV:s officialprövning av relativa registreringshinder skulle avskaffas vid registrering av varumärken och att prövningen därmed skulle begränsas till absoluta registreringshinder. Om den som ansökte om registrering av ett varumärke begärde det skulle PRV undersöka om det fanns något relativt hinder och underrätta sökanden om detta. Enligt förslaget skulle det inte föreskrivas någon skyldighet för verket att när en sådan undersökning gjorts också underrätta innehavare av äldre rättigheter om den nya ansökan. I promemorian gjordes bedömningen att officialprövningen av relativa registreringshinder vid registrering av firmor för närvarande borde behållas. Något invändningsförfarande borde heller inte för närvarande inrättas för firmor.

6.3Officialprövningen behålls både för varumärken och firmor

Regeringens förslag: Nuvarande regler om officialprövning vid varu- märkesregistreringar förs över oförändrade till den nya varumärkes- lagen, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder ska prövas självmant av PRV under registreringsförfarandet.

Regeringens bedömning: Nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar bör bibehållas, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder bör även fortsättningsvis prövas självmant av

91

registreringsmyndigheterna

under

registreringsförfarandet.

Det bör

Prop. 2009/10:225

inte inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor.

 

Kommitténs förslag innebär att officialprövningen av relativa

 

registreringshinder avskaffas vid registrering av varumärken och firmor

 

och att prövningen begränsas till absoluta registreringshinder. Vidare

 

föreslår kommittén att ett invändningsförfarande ska inrättas för firmor.

 

Invändningsförfarandet ska ligga i tiden efter det att firman har

 

registrerats (SOU 2001:26 s. 167 f. och 399 f.).

 

 

 

 

Remissinstansernas

synpunkter

kommitténs

förslag:

 

Ursprungligen tillstyrkte en stor del av remissinstanserna, däribland

 

Föreningen Svenskt Näringsliv, PRV (vars verksamhet vid denna

 

tidpunkt även omfattade den verksamhet som nu bedrivs inom

 

Bolagsverket) och Svenska Patentombudsföreningen Varumärkeskom-

 

mitténs förslag. Även Företagarna kunde med viss tvekan acceptera

 

reformen. Flera av remissinstanserna pekade på att underlaget för den

 

nuvarande officialprövningen är ofullständigt. Några remissinstanser,

 

bl.a. Riksdagens ombudsmän, Kommerskollegium och Språk- och

 

folkminnesinstitutet avstyrkte dock förslaget och ansåg att den nuvarande

 

officialprövningen borde behållas. Svea hovrätt och Patentbesvärsrätten

 

ställde sig tveksamma till om det fanns tillräckliga skäl för att överge

 

nuvarande ordning. Patentbesvärsrätten ansåg emellertid att det i första

 

hand var användarna av systemet som borde ta ställning till om reformen

 

var önskvärd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenskt Näringsliv, Företagarna och PRV ändrade sig senare och

 

förordade att ingen reformering alls skulle göras av officialprövningen.

 

Svenska Patentombudsföreningen, som fortfarande var för ett

 

avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på såväl

 

varumärkes- som firmaområdet i och för sig, påtalade att det fanns en

 

risk för att reformen med invändningsförfarande inom firmarätten skulle

 

kunna få konsekvenser som inte är önskvärda. Ett alternativ vore därför,

 

enligt Svenska Patentombudsföreningen, att bara genomföra reformen på

 

varumärkesområdet, medan ändringar i firmalagen skulle kunna

 

övervägas ytterligare och i separat ordning. Bolagsverket, som

 

fortfarande

förordade

att

officialprövningen

av

relativa

 

registreringshinder skulle avskaffas både på varumärkes- och firma-

 

området, ansåg till skillnad från tidigare att något invändningsförfarande

 

för registrerade firmor inte borde inrättas. I stället förordade verket att en

 

möjlighet till administrativ hävning av firma infördes, dvs. en ordning

 

där firmaregistreringar hävs av registreringsmyndigheten. I andra hand

 

förordade verket att antalet relativa hinder i FL begränsades så att

 

exempelvis varumärken och släktnamn inte skulle kunna utgöra grund

 

för att vägra registrering av en firma.

 

 

 

 

 

Promemorians förslag och bedömning: Enligt promemorians förslag

 

ska officialprövning av relativa registreringshinder avskaffas vid

 

registrering av varumärken och prövningen begränsas till absoluta

 

registreringshinder. Om den som ansöker om registrering av ett

 

varumärke begär det ska PRV undersöka om det finns något relativt

 

hinder och underrätta sökanden om detta. Det föreskrivs inte någon

 

skyldighet för

verket

att

när en

sådan undersökning

gjorts också

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

underrätta innehavare av äldre rättigheter om den nya ansökan. När det gäller utformningen av officialprövningen på firmaområdet, liksom frågan om inrättandet av ett invändningsförfarande för registrerade firmor överensstämmer promemorians bedömning med regeringens (Ds 2008:28 s. 51 f., s. 57 f. och s. 90 f.).

Remissinstansernas synpunkter på promemorians förslag och bedömning: Förslagen och bedömningen i promemorian rörande officialprövningen har fått ett blandat mottagande. Ett antal remissin- stanser, däribland Sveriges advokatsambund, Svenska Industrins IP Förening och Svenska Patentombudsföreningen har tillstyrkt eller inte haft något att erinra mot förslagen och bedömningen. Flera remissinstanser, däribland PRV, Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna och Sveriges Patentbyråers förening har dock avstyrkt förslagen och bedömningen och framfört att den nuvarande ordningen bör behållas. Vissa remissinstanser, bland annat Patentbesvärsrätten,

Bolagsverket och Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd (SFIR), har avstyrkt förslagen och bedömningen med motiveringen att officialprövningen av relativa registreringshinder bör tas bort både på varumärkes- och firmaområdet. Bolagsverket har därvid ställt sig positivt till att ett invändningsförfarande inrättas för registrerade firmor, men framfört att invändningsfristen skulle kunna vara kortare än på varumärkesområdet. Verket har dock även ansett att officialprövningen av relativa registreringshinder skulle kunna avskaffas utan att ett invändningsförfarande inrättades och haft vissa kompletterande förslag om detta alternativ väljs. Om promemorians förslag genomförs har verket ansett att officialprövningen borde begränsas till vissa relativa hinder, så att t.ex. varumärken och släktnamn inte skulle omfattas av granskningen.

Skälen för regeringens bedömning

Allmänna utgångspunkter

Regeringen anser till att börja med, precis som Varumärkeskommittén, att det inte bör komma i fråga att göra någon ändring av den officialprövning av de absoluta registreringshindren som i dag görs av PRV vid varumärkesregistrering respektive av Bolagsverket m.fl. myndigheter vid firmaregistrering. Även i fortsättningen ska registre- ringsmyndigheterna alltså självmant avslå registreringsansökningar om det finns något absolut registreringshinder. Se vidare avsnitt 9 för det närmare innehållet i denna prövning för varumärkenas del och avsnitt 16 för motsvarande frågor på firmaområdet.

När det sedan gäller frågan om officialprövningen av relativa registreringshinder har i promemorian lämnats ett förslag om att prövningen skulle avskaffas vid registrering av varumärken, men behållas vid registrering av firmor. Bakgrunden till förslaget var det splittrade ställningstagande remissinstanserna gav uttryck för i förhållande till Varumärkeskommitténs förslag om officialprövningen. Med tanke på hur frågorna behandlades i promemorian är det lämpligast att först analysera och bedöma hur officialprövningen bör vara utformad

Prop. 2009/10:225

93

på varumärkesområdet, för att därefter bedöma hur officialprövningen Prop. 2009/10:225 bör vara utformad på firmaområdet, bl.a. med hänsyn till ställnings-

tagandet på varumärkesområdet.

Bör officialprövningen av relativa registreringshinder avskaffas på varumärkesområdet?

När varumärkeslagen antogs var en grundläggande tanke att stärka de registrerade varumärkenas ställning. Vidare fanns ett önskemål om att skapa ordning och reda på varumärkesområdet genom ett varumärkes- register som i princip omfattade alla varumärken som var i bruk på ett lojalt sätt. Den som hade ett registrerat varumärke skulle redan genom sitt registreringsbevis kunna styrka sin varumärkesrätt och annan utredning om rättens existens skulle i princip vara överflödig. Vidare skulle varumärkesregistret kunna tjäna till ledning då en företagare vid val av nytt märke ville försäkra sig om att märket inte inkräktade på någon annans rätt. Detta krävde i sin tur att ensamrätten var noga preciserad med avseende på föremål, omfattning och tiden för dess uppkomst. Det ansågs då naturligt och nödvändigt att det vid registreringen fullt ut prövades om det sökta märket stod i strid med något registreringshinder (se vidare SOU 1958:10 s. 59 f. och 116 f. samt prop. 1960:167 s. 126 f.).

Frågan om officialprövningen av de relativa registreringshindren behandlades senast av regeringen vid den översyn av vissa bestämmelser i varumärkeslagen som genomfördes år 1994 (prop. 1994/95:59 s. 38 f.). Regeringen kom då till slutsatsen att övervägande skäl talade för att åtminstone tills vidare behålla officialprövningen av relativa hinder vid varumärkesregistreringar. Ett av skälen för bedömningen var att man ville undvika osäkerhet om innebörden i och styrkan av varumärkesrättigheterna och därmed erhålla en större säkerhet för investeringar i nya varumärken. Vidare ville man av kostnads- och tidsskäl hålla nere antalet invändningar. Det ansågs också önskvärt att undvika att belasta innehavarna av registrerade varumärken med att själva bevaka sina rättigheter, något som bedömdes vara särskilt betydelsefullt för små och medelstora företag. Därtill kom att officialprövning av relativa registreringshinder då skedde såväl i de andra nordiska länderna, som i andra viktiga industriländer, bl.a. Storbritannien och Förenta Staterna, och att det inte såg ut att vara på gång någon förändring av den situationen.

I betänkandet och i promemorian har angetts en rad skäl som talar för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Skälen är i huvudsak följande.

Antalet registreringar som ska beaktas har ökat kraftigt under senare år, vilket har medfört att det blivit svårare att överblicka alla relativa registreringshinder. Officialprövningen har därigenom kommit att bli en alltmer krävande uppgift och kan också innebära längre hand- läggningstider. Prövningen är dessutom av olika skäl ofullständig, bl.a. på grund av prioritetsregler. Prövningen är också i praktiken begränsad till tidigare ensamrätter som grundar sig på registrering. PRV saknar

även möjlighet att efterforska om registreringsansökningar gjorts i ond

94

tro eller om det finns någon omständighet som gör att ett äldre registrerat märke eller en firma har ett skydd som sträcker sig utanför varuslags- eller verksamhetsgränserna.

Ytterligare skäl för ett borttagande är att det inom systemet för gemenskapsvarumärken inte sker någon officialprövning av relativa registreringshinder, vilket innebär att den största delen av de varumärken som gäller i Sverige har registrerats utan att en sådan prövning har ägt rum. En officialprövning som äger rum gentemot alla de gemenskaps- varumärken som nu finns registrerade riskerar också att leda till onödiga avslag av svenska registreringsansökningar i de fall då syftet är att använda det svenska varumärket bara i Sverige, medan gemenskapsvaru- märket i fråga inte används här.

Någon nordisk rättslikhet föreligger dessutom inte längre när det gäller prövningens utformning och i flera viktiga europeiska industriländer, som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, äger motsvarande prövning inte rum. Det har också blivit allt lättare och billigare att själv utföra granskningar i olika databaser. Även i övrigt finns det goda möjligheter att hålla sig underrättad om innehållet i diverse register. Med rätt nyttjande av personalresurserna hos PRV bör dessutom en svensk reformering av officialprövningen kunna leda till kostnadsbesparingar som på sikt kommer att medföra att avgifterna kan hållas på en för sökandena attraktiv nivå.

Remissinstanserna – och särskilt de instanser som direkt representerar användarna av de känneteckensrättsliga systemen – har dock framställt en rad argument mot skälen för en reformering av officialprövningen.

De flesta användarna förefaller acceptera handläggningstidernas nuvarande längd. Flera remissinstanser, som Svensk handel, Föreningen Svenskt Näringsliv och Företagarna, har förklarat att de är införstådda med prövningens ofullständighet, men har ändå ansett att prövningen utgör en värdefull service, inte minst för de mindre företagen. Remissinstanserna har också framfört att det visserligen inte är lyckat att det finns ett stort antal gemenskapsvarumärken som gäller i Sverige utan att relativa registreringshinder har prövats ex officio av registreringsmyndigheten. Fördelarna med att behålla den nuvarande ordningen i Sverige överväger dock, enligt remissinstanserna, nack- delarna. Genom officialprövningens utformning i Sverige underlättas åtminstone, enligt remissinstanserna, situationen för de många företagare som endast önskar skydd för sitt varumärke i Sverige och som därmed kan sköta ansökningsförfarandet själva och slipper företa någon närmare egen granskning av tidigare ensamrätter. Vidare underlättas situationen för varumärkesinnehavarna som genom officialprövningen får hjälp av PRV att bevaka sina rättigheter mot åtminstone nya svenska ansökningar.

När det gäller utvecklingen i andra europeiska länder har PRV framfört att man borde ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts i anledning av reformen i Danmark, men det kan konstateras att en entydig bild över konsekvenserna av reformen saknas.

Flera remissinstanser har framhållit att ett avskaffande av official- prövningen av relativa registreringshinder skulle lägga ett alltför tungt ansvar på framför allt mindre företag och att dessa skulle bli tvungna att anlita ombud för att kunna göra en varumärkesansökan och också för att kunna tillvarata sina rättigheter efter det att registreringen beviljats. Detta

Prop. 2009/10:225

95

skulle enligt t.ex. Försvarets materielverk gälla även om PRV utfärdade granskningsrapporter över tidigare rättigheter. Enligt Försvarets materiel- verk är det nämligen inte säkert att alla varumärkessökande skulle förstå vad en sådan rapport innebär. Inte heller de förbättringar som skett när det gäller möjligheterna till egna granskningar i databaser m.m. har medfört att de remissinstanser som representerar användarna anser att officialprövningen av relativa registreringshinder nu kan avskaffas.

Ett förhållande som flera remissinstanser uppmärksammat som särskilt allvarligt är frågan om den nuvarande prövningen kan leda till hinder mot nyföretagande med hänsyn till att prövningen innebär viss risk för att nationella ansökningar om varumärken avslås av PRV med motiveringen att det redan finns ett förväxlingsbart gemenskapsvarumärke registrerat, trots att det märket kanske inte alls kommer att användas på den svenska marknaden. De remissinstanser som representerar användarna som Föreningen Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Företagarna och Stock- holms handelskammare har ansett att detta kan utgöra skäl för att bevaka att det nuvarande systemet på sikt inte leder till onödiga avslag. De har framhållit att det är möjligt att det så småningom kan bli nödvändigt med en reform, men har förklarat att de inte är beredda att nu avstå från den service som de anser att officialprövningen ändå utgör för speciellt små och medelstora företag.

Att officialprövningen av relativa registreringshinder medför att sökandena själva slipper utföra granskningar av tidigare rättigheter inför registreringar, ger sökandena rättigheter som med större säkerhet står sig vid senare prövningar (i invändningsförfarandet eller i domstol) och gör att innehavare av äldre varumärken själva slipper bevaka sina rättigheter mot nya sökande är argument som ett stort antal remissinstanser fört fram som särskilt starka skäl för att bibehålla officialprövningen av relativa registreringshinder även fortsättningsvis.

Remissinstanserna har vidare framfört att det framför allt är de små och medelstora företagen som hittills haft mest nytta av den nuvarande officialprövningen. Regeringen anser att det också är situationen för de små och medelstora företagen som särskilt bör uppmärksammas. En viktig utgångspunkt måste vara att hinder för etablering och tillväxt i mindre företag i möjligaste mån ska undanröjas. I detta sammanhang är det självklart viktigt att de små och medelstora företagen har rimliga möjligheter att tillvarata sina varu- och näringskännetecken.

Det kan vidare konstateras att varken utvecklingen inom EU (när det gäller gemenskapsvarumärket) eller utvecklingen i flera europeiska länder har påverkat användarnas uppfattning att utformningen av den svenska officialprövningen bör bibehållas, annat än marginellt.

Föreningen Svenskt Näringsliv och Svensk handel har dessutom lyft fram att kostnaderna för att köpa in tjänster som förundersökning eller bevakning enligt dem avsevärt kommer överstiga de avgifter för registrering och förnyelse av varumärken som PRV tar ut i dag. Dessa remissinstanser ser alltså framför sig att företagen snarast skulle drabbas av kostnadsökningar vid en reform. En reform skulle därmed komma att uppfattas som en försämring av många företag, särskilt mindre sådana.

Som beskrivits har officialprövningen av relativa registreringshinder ansetts bidra bl.a. till att man undviker osäkerhet om innebörden i och styrkan av varumärkesrättigheterna och att man därmed erhåller en större

Prop. 2009/10:225

96

säkerhet för investeringar i nya varumärken. Prövningen har också ansetts innebära att sökande och innehavare inte själva behöver utföra granskningar inför eller efter registreringar. Det har ansetts att prövningen leder till att antalet invändningar kan hållas nere, vilket också håller kostnaderna för företagen på en lägre nivå. Allt detta utgör väsentliga fördelar för användarna av de känneteckensrättsliga systemen.

Som konstaterats finns det emellertid också skäl som talar för ett avskaffande av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Dessa skäl är främst prövningens ofullständiga karaktär, de längre handläggningstider och högre avgifter prövningen kan leda till, riskerna att företagare drabbas av onödiga avslag och nack- delarna med att Sverige har ett varumärkessystem som inte är anpassat till det system som gäller vid registrering av gemenskapsvarumärken.

Verksamheten vid PRV är helt avgiftsfinansierad. Det är alltså användarna själva som, genom sina ansökningsavgifter, betalar för officialprövningen av relativa registreringshinder. Om användarna anser att officialprövningen trots sina ofullständigheter är värd att betala för är det en uppfattning som bör tillmätas stor vikt när beslut ska fattas om hur prövningen ska vara utformad. Det är också användarna som direkt drabbas av de problem som den nuvarande ordningen leder till, t.ex. onödiga avslag på grund av tidigare registrerade gemenskapsvarumärken. Användarnas uppfattning om huruvida systemet är övervägande effektivt eller leder till alltför stora belastningar för dem bör därför tillmätas stor betydelse. Användarnas uppfattning om att handläggningstiderna vid PRV är acceptabla måste också åtminstone i viss utsträckning beaktas. När Varumärkeskommittén lade fram sitt betänkande fanns många klagomål från användarna när det gäller den tid det tar att få till stånd en registrering av ett varumärke eller en firma. Handläggningstiderna anses i dagens läge inte längre lika besvärande, vilket också är en uppfattning som bör tillmätas viss tyngd.

Det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av varumärkesärenden som de allra flesta remissinstanser som representerar användarna gett uttryck för innebär enligt regeringens uppfattning att det, trots att det finns flera sakliga skäl som talar för en sådan reform, inte är lämpligt att genomföra en ändring av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Nuvarande regler om officialprövning vid varumärkesregistreringar bör således föras över oförändrade till den nya varumärkeslagen, dvs. såväl absoluta som relativa registreringshinder bör prövas på initiativ av PRV under registreringsförfarandet.

Slutsatser på firmaområdet

I promemorian gjordes bedömningen att nuvarande regler om officialprövning vid firmaregistreringar för närvarande bör bibehållas och att det för närvarande inte bör inrättas något invändningsförfarande för registrerade firmor. Skälen för bedömningen var i huvudsak följande.

Hanteringen av ansökningar om firma har, på grund av möjligheterna att lämna in flera alternativa firmaförslag, lett till en enkel, smidig och snabb handläggning, vid vilken förekomsten av relativa registrerings-

Prop. 2009/10:225

97

hinder inte alltid leder till samma krav på utredning och därmed tidsutdräkt som vid ansökningar om varumärkesregistrering. Såväl vid en fullständig, som vid en mer begränsad reform av officialprövningen på firmaområdet, skulle dessutom ett invändningsförfarande behöva inrättas för firmor, vilket användarna ställt sig negativa till. Ett administrativt förfarande för hävning av firmaregistrering, av annat slag än det som Varumärkeskommittén föreslog, skulle möjligen kunna ersätta ett invändningsförfarande. Den frågan skulle emellertid kräva noggranna överväganden som det nu saknats möjligheter att utföra, om en sådan lösning alls skulle vara möjlig. Helt avgörande för frågan om official- prövningens utformning var emellertid det starka ställningstagande mot en förändring av prövningen av firmaärenden som användarna gett uttryck för.

De remissinstanser som alltjämt har förespråkat ett borttagande av officialprövningen på firmaområdet, som Bolagsverket och SFIR, har gjort det utifrån bedömningen att officialprövningen bör reformeras såväl på varumärkes- som på firmaområdet. SFIR och Stockholms universitet har även ansett att EU-domstolens dom den 11 september 2007 i mål C- 17/06, Céline SARL mot Céline SA, REG 2007 I-07041 gör att argumenten för att avskaffa officialprövningen av relativa registreringshinder just på firmaområdet förstärkts. Bolagsverket har dock inte varit av samma uppfattning.

Den nämnda domen behandlar frågor om ensamrättens innehåll för varumärken och hur ensamrätten förhåller sig till tredje mans rätt att i näringsverksamhet och i enlighet med god affärssed använda sitt eget namn. Domen ger anledning att analysera förhållandet mellan hindren mot en firmaregistrering eller dess bestånd och de bedömningar som senare kan behöva göras i fråga om användningen av firman utgör intrång i ett varumärke. Är det lämpligt att behålla ett system där de bedömningar som görs vid registrering eller hävning av firmor avviker från de bedömningar som kan behöva göras vid prövningen av eventuella varumärkesintrång som skett genom användning av firmor?

Frågeställningen har visserligen, precis som några remissinstanser påtalat, vissa beröringspunkter med bedömningen om registreringsmyn- digheterna ex officio bör företa en prövning av relativa registrerings- hinder eller inte. Frågeställningen har dock en mer vidsträckt betydelse än så. Den tar sikte på vilka relativa hinder som överhuvudtaget bör finnas på firmaområdet, dvs. vilka hinder som bör föreligga inte enbart mot beviljandet av firmaregistrering utan också mot en sådan registrerings bestånd. Analysen bör därför inte göras enbart utifrån vilka hinder som ska prövas ex officio av myndigheterna vid registreringen av firmor, utan också med beaktande av vilka hinder som skulle kunna bli aktuella vid en hävningsprocess. Regeringen anser inte att domen medför att skälen för att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder på firmaområdet har stärkts annat än marginellt. I stället kommer regeringen att återkomma till frågan i avsnitt 16.5.2, där bedömning görs av de relativa hindren på firmaområdet.

Regeringen har kommit fram till att det inte kan anses lämpligt att genomföra en reform av officialprövningen av relativa registreringshinder på varumärkesområdet. Med hänsyn till vikten av samordning mellan de varumärkesrättsliga och firmarättsliga systemen

Prop. 2009/10:225

98

som flera remissinstanser påpekat och då det inte framkommit några skäl Prop. 2009/10:225 till att göra en annan bedömning på firmaområdet än den som har gjorts i

promemorian, är regeringens slutsats att den firmarättsliga prövningen varken bör avskaffas eller begränsas till att omfatta endast vissa tidigare ensamrätter.

När det gäller frågan om ett invändningsförfarande bör inrättas för registrerade firmor har grunden till det förslaget varit att officialpröv- ningen skulle tas bort. Många användare har varit negativa till ett invänd- ningsförfarande. Med den bedömning som gjorts vad gäller officialpröv- ningen bör det inte komma i fråga att inrätta ett invändningsförfarande för registrerade firmor.

7 Inarbetade varukännetecken m.m.

7.1Inarbetning

7.1.1Svenska förhållanden

Ensamrätt till ett varumärke kan uppkomma inte bara genom att det registreras, utan också genom att varumärket används och blir inarbetat. Även andra särskilda varukännetecken som används i en närings- verksamhet kan inarbetas och på så sätt bli föremål för ensamrätt, se 2 § första och andra styckena varumärkeslagen (1960:644), förkortad VML.

Tidigare krävdes för att ett kännetecken skulle anses inarbetat att det i Sverige bland dem det riktade sig till skulle vara allmänt känt som beteckning för innehavarens varor eller tjänster. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 mildrades detta krav. Enligt 2 § tredje stycket VML ska ett kännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. I förarbetena till bestämmelsen anförde regeringen att den utveckling som ägt rum avseende varumärkenas roll inom omsättningen och inom samhället i stort under det senaste årtiondet medfört bl.a. att även kännetecken som inte var ”allmänt kända” kunde ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför förtjäna skydd. Kravet på kännedom ändrades därför så att det skulle vara tillräckligt att kännetecknet är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (se prop. 1994/95:59 s. 43 f. ).

När det gällde tillämpningen av bestämmelsen anförde regeringen bl.a. följande. ”Bedömningen av vad som är en ’betydande del’ kan inte anges generellt enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedöm- ningen är bl.a. om det är många personer som uppfattar märket som en beskrivande beteckning. I så fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre. Det får ankomma på rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra hur bestämmelsen bör tillämpas.” (a prop. s. 45).

99

En förutsättning för att ett varumärke eller något annat särskilt Prop. 2009/10:225 varukännetecken ska vara skyddat på grund av inarbetning är att det har särskiljningsförmåga (se SOU 1958:10 s. 223).

Även ett kännetecken som inte är inarbetat i hela landet är skyddat. Av 4 § första stycket VML följer att i sådana fall gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Ensamrätten på grund av inarbetning kan utgöra grund för samma rättsföljder enligt varumärkeslagen som rätten till ett registrerat varumärke, utom i ett avseende: Den som har ett inarbetat varukänne- tecken har inte någon rätt enligt 11 § VML att ställa krav på författare, utgivare och förläggare av lexikon, handböcker eller andra liknande tryckta skrifter att se till att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår att det är fråga om ett varumärke. Denna regel gäller alltså bara för registrerade varumärken.

Det bör också nämnas att det regelverk inom EU som rör tullmyndigheternas ingripanden mot misstänkta intrångsvaror endast gäller registrerade varumärken, se rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter, EUT L 196, 2.8.2003, s. 7–14. I det avseendet finns det alltså en skillnad i skyddet för registrerade varumärken respektive inarbetade varumärken eller varukännetecken.

7.1.2 Internationella förhållanden

Pariskonventionen

Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (senast reviderad i Stockholm år 1967) innehåller ett grundläggande skydd för kända varumärken. Enligt artikel 6bis i konventionen ska ett varumärke som är notoriskt känt vara skyddat mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. Artikeln omfattar inte något skydd för märken som avser tjänster (s.k. servicemärken, jfr dock nedan angående TRIPs-avtalet) och inte heller mot registrering eller användning av identiska eller liknande märken som avser varor av annat slag. Artikeln är en minimiregel och hindrar inte att konventionsländerna ger kända varumärken ett mer omfattande skydd.

TRIPs-avtalet

 

I avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-

 

avtalet) finns ett kompletterande skydd till artikel 6bis i

 

Pariskonventionen. Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebär att artikel 6bis i

 

Pariskonventionen ska tillämpas även för notoriskt kända varumärken

 

som avser tjänster, s.k. servicemärken. Innehavaren av ett inarbetat

 

varumärke som avser tjänster ska alltså få skydd mot registrering av eller

 

användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller

 

liknande tjänster. Vid bedömning av om ett varumärke är välkänt ska,

100

 

enligt samma artikel i TRIPs-avtalet, hänsyn tas till kännedomen om Prop. 2009/10:225 märket i omsättningskretsen.

Varumärkesdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25) – varumärkesdirektivet – gäller endast för varumärken som är registrerade eller för vilka det har getts in en ansökan om registrering (artikel 1). Det tar alltså inte sikte på exempelvis inarbetade varumärken. Direktivet hindrar dock inte att medlemsstaterna tillämpar en ordning som innebär att ensamrätt till ett varumärke eller annat varukännetecken kan förvärvas genom användning (se stycke 5 i direktivets ingress).

I direktivet finns däremot bestämmelser som reglerar förhållandet

 

mellan registrerade och inarbetade varumärken. Av artikel 4.1 och 4.2 d

 

följer att ett äldre välkänt varumärke under vissa förutsättningar ska

 

utgöra hinder mot registrering av ett senare varumärke eller grund för att

 

ogiltigförklara en tidigare gjord registrering. Med äldre varumärken åsyf-

 

tas bl.a. varumärken som är välkända i en medlemsstat, i den betydelse

 

som ges ordet ”välkänt” i artikel 6bis i Pariskonventionen. Hänvisningen

 

till artikel 6bis tar endast sikte på vad som ska förstås med begreppet

 

välkänt och inte på de övriga begränsningar som anges i artikeln. Vidare

 

följer av artikel 4.4 b att medlemsstaterna får besluta att ett varumärke

 

inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras

 

om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till annat i förvärvsverk-

 

samhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om

 

registrering av det yngre märket. En förutsättning är att det oregistrerade

 

varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen

 

av det yngre varumärket. I förekommande fall ska hänsyn tas till den

 

företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det

 

yngre märket.

 

Förordningen om gemenskapsvarumärken

 

Ensamrätt till ett gemenskapsvarumärke enligt rådets förordning (EG) nr

 

207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L

 

78, 24.3.2009, s. 1) kan bara uppkomma genom registrering. Det går

 

alltså inte att med stöd av varumärkesförordningen få ensamrätt till ett

 

gemenskapsvarumärke genom inarbetning. Däremot innehåller

 

varumärkesförordningen, precis som varumärkesdirektivet, bestämmelser

 

som reglerar förhållandet mellan gemenskapsvarumärken och inarbetade

 

varumärken. Dessa regler finns i artikel 8.1 och 8.2 c och svarar mot

 

reglerna i artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet.

 

Vidare ska enligt artikel 8.4 ett varumärke som inte är registrerat eller

 

annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal

 

omfattning efter invändning av dess innehavare utgöra registrerings-

 

hinder under vissa förutsättningar. För att så ska vara fallet krävs att

 

rätten till kännetecknet har förvärvats före dagen för ansökan om

 

registrering av gemenskapsvarumärket och att kännetecknet ger inneha-

101

 

varen rätt att utverka förbud mot användning av ett yngre varukänne- Prop. 2009/10:225 tecken. Ett nationellt kännetecken som endast är lokalt inarbetat kan

alltså varken utgöra hinder mot gemenskapsregistrering eller grund för upphävande av en sådan registrering. Enligt artikel 111 får dock medlemsstaterna i sin lagstiftning ha bestämmelser som ger en innehavare av ett sådant lokalt inarbetat kännetecken rätt att utverka ett förbud mot att ett gemenskapsvarumärke används inom det område där det lokala kännetecknet är skyddat.

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända varumärken

WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling antog år 1999 en gemensam rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks), i fortsättningen benämnd WIPO- rekommendationen om skydd för välkända varumärken. Rekommen- dationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonventionen och TRIPs- avtalet ger.

Rekommendationen innehåller vissa bestämmelser av intresse när det gäller vilka krav som kan ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat.

Artikel 2 handlar om vad som ska anses vara ett välkänt varumärke. Utgångspunkten är att alla omständigheter ska beaktas vid bedömning av om ett märke är välkänt (artikel 2.1 a). I artikel 2.1 b ges exempel på omständigheter som kan beaktas. Dessa är:

vilken kännedom om märket som finns i omsättningskretsen,

användningen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,

marknadsföringen av märket; dess varaktighet, omfattning och geografiska utbredning,

registrering av och ansökningar om registrering av märket; dess varaktighet och geografiska utbredning i den mån det speglar användning av eller kännedom om märket,

i vad mån ensamrätten till märket vid tvist kunnat upprätthållas, särskilt med avseende på i vilken mån märket befunnits vara välkänt, och

märkets värde.

I artikel 2.1 c betonas att ingen av de nyssnämnda omständigheterna måste föreligga för att ett märke ska anses vara välkänt.

Artikeln innehåller vidare regler om hur den relevanta omsättningskretsen bör bestämmas och vad som bör krävas för att ett märke ska anses vara välkänt i denna krets. Omsättningskretsen kan bestå av bl.a. de som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av sådana varor eller tjänster som märket avser, de som i något skede av distributionen tar befattning med sådana varor eller tjänster, eller affärskretsar som tar befattning med sådana varor eller tjänster (artikel 2.2 a). Det ska vara tillräckligt att märket är välkänt i någon av dessa kretsar för att märket ska anses vara välkänt (artikel 2.2 b). Av artiklarna 2.2 c och d följer att

102

ett märke kan anses vara välkänt även om det rent faktiskt inte blivit Prop. 2009/10:225 välkänt i någon sådan krets.

I artikel 2.3 a anges vissa omständigheter som inte får krävas för att ett märke ska anses vara välkänt. Det får inte krävas att märket är använt i det aktuella landet eller att märket har registrerats eller sökts registrerat där. Det får inte heller ställas krav på att märket är välkänt i något annat land eller att märket har registrerats eller sökts registrerat i något annat land. Slutligen får det inte krävas att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet i det aktuella landet.

Rekommendationen innehåller i övrigt bestämmelser om skyddets omfattning för välkända varumärken. Dessa bestämmelser berörs i avsnitt 8.1.2.

Förhållandena i de andra nordiska länderna

I Danmark kan ensamrätt till ett varukännetecken förvärvas redan genom att det tas i bruk, under förutsättning att märket har ursprunglig särskiljningsförmåga. Om det finns brister i kännetecknets ursprungliga särskiljningsförmåga kan ensamrätt i stället förvärvas genom inarbetning. Frågan om ett kännetecken är inarbetat bedöms på ungefär samma sätt som när man vid registrering av ett varumärke bedömer om det har särskiljningsförmåga. I Danmark är det inte möjligt att förvärva en lokal ensamrätt. En liknande ordning finns i Island.

I Finland kan ensamrätt till ett varukännetecken, på ungefär samma sätt som i Sverige, förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i Finland inom vederbörande närings- eller konsument- kretsar är ”allmänt känt” som särskild beteckning för innehavarens varor.

I Norge kan ensamrätt till ett varukännetecken på motsvarande sätt förvärvas genom inarbetning. Ett kännetecken anses inarbetat om det i vederbörande omsättningskrets i Norge är ”godt kjent” som särskilt kännetecken för någons varor.

7.1.3Förutsättningarna för att ett varukännetecken ska anses inarbetat ändras inte

Regeringens förslag: Den som innehar ett varukännetecken som är inarbetat ska på samma sätt som hittills ha ensamrätt till kännetecknet.

Ett varukännetecken ska även i fortsättningen anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Liksom hittills ska gälla att om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, ska ensamrätten endast gälla inom det området.

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (se SOU 2001:26 s. 234 f.).

Remissinstanserna: Nästan alla remissinstanser har tillstyrkt kommitténs förslag eller lämnat det utan erinran. Lunds universitet har efterlyst ett klarläggande om huruvida det krävs att inarbetade varukännetecken ska kunna beskrivas grafiskt eller om detta krav bara

gäller registrerade varumärken. Universitetet har ansett att i princip borde

103

samma krav ställas både på registrerade och inarbetade varumärken. Prop. 2009/10:225 Tullverket har påpekat att gemenskapsregleringen om tullmyndigheternas

ingripanden mot misstänkt intrång endast omfattar registrerade varumärken och att inarbetade varumärken i detta avseende alltså inte har samma skydd.

Skälen för regeringens förslag

Bör det finnas ett skydd för inarbetade varukännetecken?

Sveriges internationella åtaganden innebär en skyldighet att tillhanda- hålla skydd för vissa välkända varumärken. Av artikel 6bis Pariskon- ventionen följer en skyldighet att skydda ”notoriskt kända” varumärken mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser identiska eller liknande varor. I svensk rätt, liksom i nordisk rätt i övrigt, har bestämmelsen uppfyllts genom att ett skydd har getts för inarbetade varumärken (jfr prop. 1994/95:59 s. 43).

Artikel 16.2 i TRIPs-avtalet innebär en skyldighet att erbjuda samma skydd när det gäller varumärken som avser tjänster (s.k. servicemärken). Vidare har Sverige enligt artikel 4.1 och 4.2 d i varumärkesdirektivet en skyldighet att tillhandahålla skydd för välkända varumärken mot registre- ring av yngre identiska varumärken. Till detta kommer att Sverige i allt väsentligt ställt sig bakom WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken, vilken är mer omfattande än det som följer av Pariskonventionen och TRIPs-avtalet.

Som kommittén konstaterade finns det – trots att utvecklingen går mot att allt fler företag ser till att skydda sina varumärken genom registrering

– av flera skäl behov av att kunna erbjuda ett självständigt skydd även för varukännetecken som inte är registrerade. Ett skäl är att många små och medelstora företag inte skyddar sina varumärken genom registrering. Orsakerna till detta kan variera. Det kan bero på okunskap om möjligheterna att skydda varumärken genom registrering, men också på att verksamheten är begränsad och att företaget inte bedömer det som meningsfullt att utnyttja registreringsmöjligheten.

Ett annat skäl att erbjuda ett sådant skydd är att inte alla kännetecken går att registrera som varumärken. Detta kan bero på att kännetecknet inte är möjligt att återge grafiskt, såsom för vissa ljud- och doftmärken. Det kan också vara på det sättet att kännetecknet i sig är beskrivande eller av annat skäl saknar särskiljningsförmåga och först efter att det har använts under en tid är möjligt att registrera. I vissa fall används kännetecknet i sådan omfattning att det blir inarbetat och alltså förvärvar särskiljningsförmåga genom användning innan en ansökan om registrering görs. Skyddet för det inarbetade kännetecknet fyller då en viktig funktion i avvaktan på registreringen.

Även i den nya varumärkeslagen bör det mot denna bakgrund finnas bestämmelser som ger skydd för inarbetade varumärken och andra varukännetecken. I det följande behandlas frågan om hur dessa bestäm- melser bör utformas.

104

Vilka krav bör ställas för att ett varukännetecken ska anses vara inarbetat?

I dag krävs enligt 2 § tredje stycket VML för att ett kännetecken ska anses inarbetat att det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Den nuvarande bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1995 och frågan är om det i den nya varumärkeslagen finns anledning att göra någon ändring på denna punkt. Kommitténs förslag innebar att den nuvarande bestämmelsen skulle föras över till den nya varumärkeslagen, dock med det förtydligandet att det i lagtexten skulle anges att inarbetningen består ”så länge” kännetecknet uppfyller kraven för inarbetning. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot kommitténs förslag i denna del.

Vid bedömningen av vilka krav som bör ställas för att ett varukänne- tecken ska få ett skydd genom inarbetning gör sig, som kommittén angav, i princip samma intressen gällande som vid bedömningen av vilka kännetecken som ska kunna få ett skydd genom registrering.

Ett grundläggande krav för att ett varumärke ska kunna registreras är att det har särskiljningsförmåga. Varumärket måste med andra ord kunna skilja varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Även ett varumärke som inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom användning förvärva särskiljningsförmåga och därigenom bli möjligt att registrera.

Kravet på särskiljningsförmåga gäller enligt nuvarande ordning också för ett inarbetat varukännetecken. Ett inarbetat varukännetecken kan, på samma sätt som ett registrerat varumärke, ha ursprunglig särskiljnings- förmåga, men det kan också ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. I denna del bör det inte göras några förändringar.

Med anledning av de synpunkter som framförts av Lunds universitet bör det nämnas att det för närvarande inte finns något krav på att ett inarbetat varukännetecken ska kunna återges grafiskt. I stället gäller att ett inarbetat varukännetecken kan utgöras av alla typer av kännetecken. Inte heller på denna punkt bör det göras någon ändring i den nya varumärkeslagen.

Kommittén föreslog att det nuvarande kravet på kännedom för inarbetning – dvs. kännedom inom en betydande del av omsättnings- kretsen – skulle gälla även enligt den nya varumärkeslagen. Ingen remissinstans har haft någon invändning mot detta. Det har inte heller framkommit något som tyder på att den nuvarande ordningen skulle ha medfört några problem. Regeringen gör därför samma bedömning som kommittén.

Kommittén föreslog därutöver ett tillägg som reglerar frågan om hur länge ett kännetecken ska anses vara inarbetat. Förslaget innebar att det i lagtexten särskilt skulle anges att ett kännetecken ska anses inarbetat om, och så länge, det nyssnämnda kravet på kännedom är uppfyllt. Skälet till det föreslagna tillägget är enligt vad som angavs i betänkandet att rättsläget i Norge motiverar ett klargörande. Enligt regeringens mening framstår det emellertid som tveksamt att i den bestämmelse som rör ensamrättens uppkomst på grund av inarbetning ta in en bestämmelse som tar sikte på frågan om hur länge inarbetningen består. Det föreslagna

Prop. 2009/10:225

105

tillägget tillför knappast heller något i sak. Enligt svensk rätt upphör ensamrätten till ett inarbetat varukännetecken när kännetecknet inte längre uppfyller inarbetningskravet. I sammanhanget kan noteras att inte heller det finska förslaget till ny varumärkeslag innehåller något tillägg av det angivna slaget. Inte heller i övrigt överensstämmer de nordiska förslagen respektive den danska varumärkeslagen helt när det gäller inarbetning. Regeringen anser därför att något sådant tillägg inte bör tas in i den nya varumärkeslagen.

Sammantaget anser regeringen alltså att det nuvarande kravet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska föras över oförändrat till den nya varumärkeslagen.

Ensamrättens geografiska omfattning

En annan fråga som behöver övervägas är ensamrättens geografiska omfattning för inarbetade varukännetecken. Enligt nuvarande ordning gäller att om ett kännetecken är inarbetat i landet gäller ensamrätten i hela landet. Om inarbetningen inte omfattar hela landet gäller ensamrätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat (4 § första stycket VML).

Kommitténs utgångspunkt var att inarbetningen av ett varukännetecken ska ge ett skydd inom det område där inarbetningen består. Regeringen delar kommitténs uppfattning att detta bör vara utgångspunkten. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet uppfyller, som nämnts tidigare, kraven på att det ska fungera som kännetecken i hela landet och på att konkurrenterna ska ha en rimlig möjlighet att få kännedom om märket. Ett varukännetecken som är inarbetat i hela landet bör därför på samma sätt som i dag kunna utgöra grund för i princip alla de rättsföljder som kan utverkas med stöd av ensamrätten till ett registrerat varumärke. Dit hör exempelvis möjligheten att utverka förbud mot användning av ett yngre kännetecken och att upphäva ett senare registrerat förväxlingsbart varumärke.

Många varukännetecken är dock inte inarbetade i hela landet, utan inarbetningen kan begränsa sig till en viss ort eller en viss del av landet. Flera näringsidkare kan använda samma eller liknande varukännetecken på olika håll utan att det behöver uppstå någon risk för förväxling. En sådan parallell användning kan i vissa fall äga rum utan att näringsidkarna ens känner till varandras kännetecken. Det kan t.ex. röra sig om frisörer eller restauranger som bara bedriver verksamhet på en viss ort.

Som kommittén angav skulle ett längre gående skydd i onödan försvåra för andra näringsidkare att marknadsföra sina varor eller tjänster, trots att det i själva verket inte föreligger någon verklig konflikt. Det finns i dessa fall inte behov av något skydd utanför det område där kännetecknet är inarbetat. Inte heller vore det befogat med ett vidare skydd geografiskt med tanke på konkurrenternas möjlighet till kännedom om kännetecknet. Skyddet för ett sådant lokalt inarbetat varukännetecken bör därför liksom nu vara begränsat till den del av landet där det är inarbetat. Regeringen instämmer därför i kommitténs bedömning att det inte bör göras några sakliga förändringar i denna del och att den

Prop. 2009/10:225

106

nuvarande bestämmelsen i 4 § första stycket VML bör föras över till den Prop. 2009/10:225 nya varumärkeslagen utan några förändringar i sak. Vad gäller en annan

geografisk aspekt av skyddet, nämligen frågan om ett lokalt inarbetat varukännetecken ska utgöra registreringshinder, behandlas den frågan i avsnitt 9.7.3.

7.2Skydd oberoende av registrering eller inarbetning

7.2.1Svenska förhållanden

Skyddet för firma, släktnamn och adress såsom varukännetecken

Firma, släktnamn och adress är enligt den gällande varumärkeslagen skyddade som s.k. naturliga varukännetecken. Regler om detta finns i 3 § VML. Bestämmelsen ändrades i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt (se prop. 1992/93:48 s. 85 f.). Ändringen trädde i kraft den 1 januari 1993.

Enligt 3 § andra stycket är en näringsidkare skyddad mot att någon annan obehörigen använder näringsidkarens släktnamn, adress eller firma som varukännetecken. Det finns inte något krav på att släktnamnet, adressen eller firman ska ha registrerats eller använts som varukännetecken för att skyddet ska gälla (se SOU 1958:10 s. 229 och prop. 1960:167 s. 61). Denna bestämmelse innebär alltså ett självständigt skydd för en näringsidkare mot användning av detta slag. (Bestämmelsen i 3 § första stycket behandlas i avsnitt 8.2.)

En förutsättning för att ett släktnamn eller en firma ska ha ett självständigt skydd är att rätten till namnet eller firman består. Namnet eller firman måste också ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som näringsidkarens verksamhet avser. Frågan om ett namn har särskiljningsförmåga aktualiseras bl.a. när det gäller s.k. beskrivande namn som har dubbel betydelse (t.ex. Lax). Skyddet gäller endast för namnet eller firman i sin helhet och inte olika delar i kännetecknet. Indirekt finns dock ett skydd även för delarna i ett namn eller en firma eftersom en distinktiv del av ett kännetecken ofta är förväxlingsbar med kännetecknet i dess helhet. Vidare gäller skyddet endast inom det område där släktnamnet eller firman har skydd (se SOU 1958:10 s. 227 f. och prop. 1967:167 s. 61).

Skydd för andra kännetecken genom ibruktagande

Självständig ensamrätt till andra varukännetecken än naturliga varukän- netecken kan endast förvärvas genom registrering eller inarbetning. Det är alltså inte möjligt att få något självständigt skydd till andra varukännetecken bara genom att ta ett sådant kännetecken i bruk.

I förarbetena till den nuvarande varumärkeslagen övervägdes om det borde införas ett sådant skydd. I 1958 års betänkande konstaterades att det fanns ett visst behov av ett begränsat skydd för varukännetecken innan de registrerades eller inarbetades, men man stannade emellertid för att inte föreslå något självständigt skydd genom ibruktagande. I

huvudsak redovisades tre skäl som talade emot att införa ett sådant

107

skydd. Dessa var för det första att ett märke som endast tagits i bruk inte Prop. 2009/10:225 hade samma stora värde för innehavaren som ett inarbetat märke, för det

andra att ett skydd redan genom ibruktagandet kunde försvaga inne- havarens intresse av att söka registrering och för det tredje att det skulle vara vanskligt att utforma en regel om skydd genom ibruktagande, eftersom det inte var möjligt att avgöra om märket var distinktivt när det togs i bruk (SOU 1958:10 s. 66 f. samt prop. 1960:167 s. 58).

7.2.2 Internationella förhållanden

Internationella åtaganden

Sverige har inte gjort några internationella åtaganden som innebär att varukännetecken som varken är registrerade eller inarbetade ska åtnjuta ett självständigt skydd.

I sammanhanget bör dock nämnas att enligt artikel 8 i Pariskon- ventionen ska firma (trade name) åtnjuta skydd, utan villkor av anmälan eller registrering, oavsett om firman utgör en del av ett varumärke eller inte. Vid firmalagens tillkomst ansågs denna konventionsbestämmelse kunna uppfyllas genom att firma kunde vinna skydd genom inarbetning (se prop. 1974:4 s. 172 f.).

Förhållandena i övriga nordiska länder

I Finland finns på ungefär samma sätt som i Sverige ett självständigt skydd för naturliga varukännetecken.

I Danmark finns inte längre någon särskild reglering av skyddet för naturliga varukännetecken. På samma sätt som andra varukännetecken kan dock släktnamn, firma och namnet på fast egendom få skydd genom att de tas i bruk. Liksom för andra varukännetecken är skyddet begränsat så att det inte kan utgöra grund för ett förbud för annan att använda sitt namn eller adress som kännetecken om det är i överensstämmelse med god affärssed. En liknande ordning finns i Island när det gäller namn, firma och fastighetsnamn.

I Norge finns ett självständigt skydd för namn och firma som varukännetecken. Skyddet för namn och firma inträder när namnet eller firman tas i bruk som varukännetecken. Rätten till naturliga varukänne- tecken innefattar ett skydd mot användning av yngre förväxlingsbara varukännetecken. Skyddet är begränsat till det geografiska område där namnet eller firman används och vad som framstår som ett naturligt expansionsområde för användningen av kännetecknet. Skyddet som varukännetecken består så länge den bakomliggande rätten består och så länge användningen pågår.

108

7.2.3Det varumärkesrättsliga skyddet för firma och namn utvidgas och preciseras

Regeringens förslag: De nuvarande reglerna i varumärkeslagen om skydd för firma och namn som varukännetecken (s.k. naturliga varukännetecken), förs i huvudsak oförändrade över till den nya varumärkeslagen. Adress ska dock inte längre ha ett sådant skydd. Vidare utvidgas skyddet för firma så att det omfattar även sekundära näringskännetecken. Den som innehar ett näringskännetecken (en firma eller ett sekundärt näringskännetecken) ska ha ensamrätt till kännetecknet som s.k. naturligt varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området.

Den som använder sitt namn som varukännetecken ska ha ensamrätt till kännetecknet som naturligt varukännetecken. Om namnet används endast inom en del av landet, ska ensamrätten gälla endast inom det området.

En förutsättning för att ett kännetecken ska vara skyddat som naturligt varukännetecken är att det har särskiljningsförmåga.

Det införs inte något självständigt skydd redan genom ibruktagande för andra kännetecken än naturliga varukännetecken.

Kommitténs förslag: Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 244 f.).

Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter på kommitténs förslag. I samband med remitteringen av Ds 2008:28 har dock Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) pekat på att det s.k. korsvisa skyddet mellan varumärken och firmor saknar motsvarighet i de flesta andra EU-länder och att en utvärdering av för- och nackdelarna med denna ordning borde göras. Bolagsverket har understrukit att det korsvisa skyddet bör bibehållas även i fortsättningen.

Skälen för regeringens förslag

Som framgått i föregående avsnitt finns det i den nuvarande varumärkeslagen ett skydd för släktnamn, firma och adress som s.k. naturliga varukännetecken. Däremot finns det inga möjligheter enligt svensk rätt att få skydd för andra slags kännetecken redan genom att ta dem i bruk. Frågan är om det finns skäl att göra ändring i den nuvarande ordningen. I det följande behandlar regeringen frågan om vilka känne- tecken som bör vara skyddade och därefter de närmare förutsättningarna för skydd samt frågan om skyddets geografiska omfattning.

Vilka kännetecken bör vara skyddade som naturliga varukännetecken?

Regeringen behandlar först frågan om skyddet för firma och sekundära näringskännetecken som naturligt varukännetecken. En firma har ett lagreglerat självständigt skydd som kommersiellt kännetecken. En firma kan innehas med ensamrätt för viss verksamhet på ungefär samma sätt som ett varukännetecken kan innehas med ensamrätt för vissa varor och

Prop. 2009/10:225

109

tjänster, se 2–5 §§ firmalagen (1974:156), förkortad FL. Förutom det skydd som firman har enligt firmalagen är firman dessutom genom bestämmelsen i 3 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen skyddad mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman. Denne gör sig i en sådan situation skyldig till varumärkesintrång. På motsvarande sätt gör den som använder ett näringskännetecken som är förväxlingsbart med ett skyddat varumärke sig skyldig till firmaintrång. Detta brukar benämnas det korsvisa skyddet.

SFIR har anfört att det korsvisa skyddet saknar motsvarighet i nästan alla andra EU-länder och ansett att det i vart fall borde göras en utvärdering av denna ordning.

Kommitténs uppdrag var att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. En av de frågor som lyftes fram i direktiven var samordningen mellan varumärkesrätten och andra ensamrätter, främst firmarätten. Kommittén kom i denna fråga till slutsatsen att den nuvarande ordningen med det korsvisa skyddet borde behållas även i den nya varumärkeslagen och ansåg att firman i sin egenskap av varukännetecken har en central betydelse i samspelet mellan varumärkesrätten och firmarätten. Kommittén anförde att många företag använder sin firma inte bara som beteckning för den verksamhet som företaget bedriver utan också som ett kännetecken för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller. Ingen av de övriga remissinstanserna har invänt mot denna bedömning. Bolagsverket har understrukit vikten av att det korsvisa skyddet behålls. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning att det korsvisa skyddet bör behållas.

Som framgått i föregående avsnitt är det endast firman i dess helhet som är skyddad som naturligt varukännetecken enligt nuvarande lagstiftning. Skyddet omfattar alltså inte exempelvis endast del av firman eller något annat sekundärt kännetecken, dvs. ett annat kännetecken som näringsidkaren vid sidan av firman använder för sin verksamhet.

Det är i dag inte ovanligt att företag använder sig av t.ex. firmadomi- nanten eller något annat sekundärt kännetecken som identifikationsmedel inte bara för den verksamhet som företaget bedriver utan även för sina varor eller tjänster. Dessa båda användningsområden har under senare år i allt högre grad kommit att överlappa varandra. I många fall kan det vara svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa båda användningsområden.

Kommitténs förslag innebar att skyddet för firma som naturligt varukännetecken utvidgades så att det också omfattar sekundära kännetecken. Ett sekundärt kännetecken som utgörs av en del av en firma kan visserligen många gånger vara förväxlingsbart med firman i dess helhet. Redan dagens regler om skydd för firman som naturligt varukännetecken innebär därför att det i praktiken finns ett skydd även för många sekundära kännetecken. En annan omständighet av betydelse är givetvis också att näringskännetecken och varukännetecken ofta överlappar varandra. En förutsättning för att ett sekundärt kännetecken ska vara skyddat enligt firmalagen är att kännetecknet är inarbetat. Kännetecknet måste vara känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig (2 § första och tredje styckena FL). Samma inarbetningskrav gäller alltså som enligt varumärkeslagen. Om ett kännetecken som

Prop. 2009/10:225

110

uppfyller firmalagens krav och därmed är skyddat som sekundärt kännetecken också används för företagets varor eller tjänster kan det få ett skydd som inarbetat varukännetecken. För att så ska vara fallet krävs dock att kännetecknet används för och är känt som en beteckning för företagets varor eller tjänster och inte bara för verksamheten som sådan. Ett sekundärt kännetecken som inte uppfyller varumärkeslagens inarbetningskrav har inte något varumärkesrättsligt skydd enligt nuvarande regler. Även ett sådant sekundärt kännetecken kan representera ett betydande värde för innehavaren. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att både firma och sekundära kännetecken bör ha ett självständigt skydd som naturliga varukänne- tecken.

Regeringen övergår nu till frågan om det finns något behov av ett skydd för namn och adress som naturliga varukännetecken.

Namn som naturligt varukännetecken har ett bakomliggande skydd i lag. I namnlagen (1982:670) finns emellertid inte som för firma något skydd för namn som kommersiellt kännetecken. Däremot finns ett skydd mot att egenartade efternamn till nackdel för bäraren används i näringsverksamhet (20 § andra stycket namnlagen), se vidare avsnitt 9.8. Adress har däremot överhuvudtaget inte något skydd av detta slag i annan lagstiftning.

Som kommittén framhöll har näringsidkare i större utsträckning än tidigare behov av att söka sig mot större marknader med det krav på känneteckensskydd som detta innebär. Det säger sig självt att det för den som verkar på en större marknad kan vara svårt att förlita sig på det skydd som ett namn eller en adress som naturligt varukännetecken ger. Alltfler näringsidkare väljer också att registrera sina kännetecken. Men fortfarande finns det många som använder och förlitar sig på sitt namn som enda varukännetecken, särskilt bland små företag. Ett exempel är hantverkare som verkar på lokala marknader och där använder sitt namn som kännetecken för sina varor eller tjänster. Ett annat exempel är konsthantverkare som ofta använder sitt namn som kännetecken för sina alster. Det förekommer också att adress används som naturligt varukännetecken, t.ex. används namnet på en gård ibland som kännetecken för varor som produceras och säljs på gården.

Kommittén ansåg att det fortfarande finns behov av ett självständigt skydd också för namn som naturligt varukännetecken, men att det där- emot saknas sådant behov när det gäller adress.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att namn även i fortsätt- ningen bör ha ett skydd som naturligt varukännetecken. Frågan är vilken terminologi som bör användas i den nya varumärkeslagen. I den nuvarande varumärkeslagen används ordet släktnamn. Kommittén föreslog att begreppet ”eget namn” skulle användas i den nya varumärkeslagen. Begreppet ”eget namn” finns i bestämmelsen om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan i artikel 6.1 a i varumärkes- direktivet och det kan avse såväl fysiska som juridiska personers namn (se EU-domstolens dom den 16 november 2004 i mål C-245/02 Anheuser-Busch Inc. mot Bud jovický Budvar, národní podnik, REG 2004 I-10989, punkt 77–80). Språkligt sett är det enligt regeringens mening dock lämpligare att använda uttrycket ”sitt namn” i lagtexten

Prop. 2009/10:225

111

snarare än ”eget namn”. Uttrycket har i detta sammanhang samma betydelse som ”eget namn”.

När det slutligen gäller skyddet för adress fann kommittén som nämnts att det saknas behov av ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har invänt mot detta. Det är sannolikt bara i undantagsfall som bestämmelsen om skydd för adress som naturligt varukännetecken aktualiseras. Den näringsidkare som använder sin adress som kännetecken i sin verksamhet och som har ett intresse av att skydda kännetecknet har dessutom, på samma sätt som andra näringsidkare, möjlighet att genom varumärkesregistring skydda kännetecknet. Ett kännetecken som utgörs av en adress kan också genom att det används få ett skydd som ett inarbetat varukännetecken. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till kommitténs bedömning. Något skydd för adress som naturligt varukännetecken bör alltså inte föras in i den nya varumärkeslagen.

Närmare om förutsättningarna för skydd samt skyddets geografiska omfattning

Som framgått i avsnitt 7.2.1 är en förutsättning enligt nuvarande lagstiftning för att en firma eller ett släktnamn ska vara skyddat som naturligt varukännetecken att den bakomliggande rätten till firman eller namnet består. Om exempelvis en firmaregistrering upphävs upphör också skyddet som naturligt varukännetecken. Detta bör självfallet gälla även fortsättningsvis. För de sekundära näringskännetecknen krävs på motsvarande sätt alltså att inarbetningskraven i firmalagen är uppfyllda.

I dag krävs för att firma eller släktnamn ska ha ett skydd som naturligt varukännetecken att firman eller släktnamnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som verksamheten avser. Kravet på särskiljningsförmåga anges inte uttryckligen i lagtexten, men framgår av förarbetena (SOU 1958:10 s. 231 f.). Det finns enligt regeringens mening inte anledning att göra någon skillnad mellan naturliga varukännetecken och andra varukännetecken beträffande kravet på särskiljningsförmåga. Frågan om ett naturligt varukännetecken har särskiljningsförmåga bör prövas på samma sätt som för andra varukännetecken. När det gäller näringskännetecken följer det redan av firmalagen att ett sådant kännetecken måste ha särskiljningsförmåga. Det behöver därför inte anges särskilt i varumärkeslagen. När det däremot gäller namn bör det dock i lagtexten klargöras att namnet måste ha särskiljningsförmåga för att vara skyddat som naturligt varukännetecken.

Enligt nuvarande ordning finns det inte något krav på att en näringsidkare ska ha använt sin firma, släktnamn eller adress som varukännetecken för att kännetecknet ska vara skyddat som naturligt varukännetecken. Skyddet uppkommer alltså automatiskt. Även om exempelvis en firma över huvud taget inte har använts som varukännetecken, har firmainnehavaren alltså ändå ett skydd mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med firman; i ett sådant fall kan skyddet sägas gälla för firman som potentiellt varukännetecken.

Regeringen delar kommitténs uppfattning att det inte heller i den nya varumärkeslagen bör ställas krav på användning som varukännetecken

Prop. 2009/10:225

112

för att en firma eller ett sekundärt näringskännetecken ska vara skyddat Prop. 2009/10:225 som naturligt varukännetecken.

När det gäller en näringsidkares egna namn förhåller det sig annorlunda. Här kan det många gånger vara så att namnet inte alls används kommersiellt. Något behov av att skydda namnet som naturligt varukännetecken finns inte i dessa fall. Den nuvarande ordningen innebär att det kan uppstå konflikter mellan exempelvis en näringsidkares namn och ett annat kännetecken trots att näringsidkaren inte använder namnet som kännetecken i sin verksamhet. Regeringen anser därför, i likhet med kommittén, att skyddet bör begränsas till de namn som faktiskt används som varukännetecken.

När det gäller ensamrättens geografiska omfattning anser regeringen att det är lämpligt att dessa bestämmelser utformas på motsvarande sätt som för inarbetade varukännetecken. Dessa bestämmelser har beskrivits ovan i avsnitt 7.1.3. En firma bör därför på samma sätt som i dag vara skyddad som naturligt varukännetecken inom det område där firman är skyddad. Detsamma bör gälla för sekundära kännetecken. Detta innebär att en firma för t.ex. ett aktiebolag är skyddad som naturligt varukännetecken i hela landet, medan en firma för ett handelsbolag som är registrerad i ett visst län är skyddad som naturligt varukännetecken i det länet.

Rätten till ett namn enligt den namnrättsliga lagstiftningen gäller i hela landet. När det gäller skyddet för namn som naturligt varukännetecken delar dock regeringen kommitténs uppfattning att det är lämpligt att skyddet begränsas till den del av landet där namnet används som varukännetecken.

Frågan om i vilka fall ett lokalt skyddat naturligt varukännetecken kan utgöra hinder mot registrering behandlas i avsnitt 9.7.3.

Särskilt om skydd för andra kännetecken genom ibruktagande

Som nämnts i avsnitt 7.2.2 innebär regleringen i Danmark och Island att ett skydd för andra kännetecken än naturliga kännetecken uppkommer redan genom att kännetecknet tas i bruk, förutsatt att det har särskiljningsförmåga. Kommittén ansåg att någon sådan ordning inte bör införas i den nya varumärkeslagen. Ingen av remissinstanserna har framfört någon invändning mot den bedömningen. Regeringen ser ingen anledning att göra någon annan bedömning.

8 Ensamrättens omfattning m.m.

8.1Rättigheter knutna till ett varukännetecken

8.1.1 Svenska förhållanden

Den grundläggande bestämmelsen om vad ensamrätten till ett varukännetecken innebär finns i 4 § varumärkeslagen (1960:644),

förkortad VML. I första stycket föreskrivs att ingen annan än

 

innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett

113

 

därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan Prop. 2009/10:225 eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt,

inbegripet muntlig användning. Det nu redovisade gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. När det gäller inarbetade varukänne- tecken som inte är inarbetade i hela landet gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

I andra stycket finns en särskild bestämmelse som rör reservdelar m.m. Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdelar, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes varukännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att reservdelen eller tillbehöret (eller liknande) kommer från innehavaren av kännetecknet eller att denne har medgett kännetecknets användning.

Frågan om när kännetecken ska anses vara förväxlingsbara regleras i 6 § VML. Enligt huvudregeln i första stycket, den s.k. produktregeln, ska kännetecken anses förväxlingsbara enligt varumärkeslagen endast om de avser varor av samma eller liknande slag. I andra stycket finns en bestämmelse som innebär att ett kännetecken under vissa förutsättningar kan ha ett mer långtgående skydd. Enligt denna bestämmelse kan förväx- lingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det behöver inte vara fråga om varor av samma eller liknande slag, utan skyddet gäller i dessa fall även utanför varuslagsgränserna.

Bestämmelsen i 6 § VML fick sin nuvarande utformning i samband med att varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. Den nuvarande lydelsen trädde i kraft den 1 januari 1993. Både utformningen av huvudregeln om förväxlingsbarhet och reglerna om det utökade skyddet var föremål för överväganden i det lagstiftningsärende som föregick lagändringarna (se Ds 1992:13 s. 104 f. och prop. 1992/93:48 s. 80 f.).

Bestämmelserna i 6 § VML har framför allt kommit att tillämpas i administrativ praxis, men har i några fall tillämpats även i allmän domstol.

8.1.2 Internationella förhållanden

Pariskonventionen

I Pariskonventionen finns bestämmelser om vilket minimiskydd som konventionsstaterna ska tillerkänna varukännetecken. Av artikel 6 fram- går att länderna ska tillhandahålla ett skydd genom registrering. Varje enskilt land har dock enligt denna artikel frihet att självt bestämma hur skyddet ska utformas. Av artikel 6bis följer att ett varumärke som är ”notoriskt känt” ska ha ett skydd mot registrering av eller användning av identiska eller liknande märken som avser samma eller liknande varor. Artikeln gäller inte för tjänster (jfr dock nedan angående TRIPs-avtalet). Medlemsländerna ska vägra eller häva en registrering och förbjuda

användning av ett märke som utgör kopia, efterbildning eller översätt-

114

ning, som är ägnat att framkalla förväxling med ett notoriskt känt

Prop. 2009/10:225

varumärke.

 

TRIPs-avtalet

 

Även TRIPs-avtalet innehåller bestämmelser som rör ensamrättens

 

omfattning. Enligt artikel 16.1 ska ett registrerat varumärke utgöra grund

 

för ett förbud mot användning av ett yngre identiskt eller liknande

 

kännetecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem

 

som det registrerade märket avser, om det finns en risk för förväxling.

 

Om det yngre kännetecknet är identiskt med det registrerade varumärket

 

och avser varor eller tjänster av identiskt slag, ska en risk för förväxling

 

presumeras.

 

TRIPs-avtalet innehåller också hänvisningar till bestämmelser i

 

Pariskonventionen. Av artikel 16.2 följer att artikel 6bis i Pariskonven-

 

tionen ska tillämpas även på varukännetecken för tjänster. I artikel 16.3

 

anges att artikel 6bis i Pariskonventionen, som skyddar notoriskt kända

 

varumärken, under vissa förutsättningar ska tillämpas till skydd för

 

registrerade varumärken i förhållande till yngre märken som avser varor

 

och tjänster av annat slag. Innehavaren ska i dessa fall ha ett skydd mot

 

att ett yngre märke registreras eller används för varor eller tjänster av

 

annat slag, om användning av det yngre märket skulle kunna tyda på ett

 

samband mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av det kända

 

varumärket och det är sannolikt att användningen av det yngre märket

 

skulle vara till förfång för innehavaren av det kända varumärket.

 

WIPO:s och Parisunionens rekommendation om skydd för välkända

 

varumärken

 

WIPO:s generalförsamling och Parisunionens församling antog år 1999

 

en rekommendation angående bestämmelser om skydd för välkända

 

varumärken (Joint Recommendation Concerning Provisions on the

 

Protection of Well-Known Marks).

 

Rekommendationen, som inte är rättsligt bindande, innehåller

 

bestämmelser som syftar till att komplettera det skydd som Pariskonven-

 

tionen och TRIPs-avtalet ger. Den innehåller flera bestämmelser som rör

 

ensamrättens omfattning. I artiklarna 3–5 finns bestämmelser som rör

 

omfattningen av skyddet för ett välkänt varumärke. Artikel 3 innehåller

 

en allmän bestämmelse om skyddets omfattning. I artikel 4 anges

 

närmare i vilka fall ett varumärke ska anses vara i konflikt med ett

 

välkänt varumärke. Frågan om konflikten mellan ett näringskännetecken

 

och ett välkänt varukännetecken behandlas i artikel 5.

 

Rekommendationen gäller för både varor och tjänster.

 

Varumärkesdirektivet

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober

 

2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L

 

299, 8.11.2008, s. 25) (varumärkesdirektivet) innehåller både obliga-

 

toriska och fakultativa regler om det varumärkesrättsliga skyddet.

115

Direktivet gäller endast för registrerade varumärken. Det är tillämpligt på både varor och tjänster.

I ingressen till varumärkesdirektivet ges en bakgrund till utformningen av direktivets bestämmelser om det varumärkesrättsliga skyddet. I det tionde stycket i ingressen anges att det är nödvändigt att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlems- staterna, men att detta förhållande inte får hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända. I det elfte stycket anges bl.a. att grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och att denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

I artikel 5 anges de rättigheter som är knutna till ett varumärke. Denna artikel innehåller såväl obligatoriska bestämmelser om det grund- läggande skyddet som fakultativa bestämmelser om utökat skydd.

I artikel 5.1 a och b i direktivet finns bestämmelser om att den som innehar ensamrätten till ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens tillstånd, att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (a) eller ett tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varu- märket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (b).

Medlemsstaterna får enligt artikel 5.2 också införa regler som ger innehavaren av ett registrerat varumärke som är känt i den medlemsstaten en rätt att utverka förbud för annan att i näringsverksamhet för varor och tjänster av annat slag använda ett tecken, som är identiskt med eller liknar det kända varumärket, om användningen av det yngre tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

I artikel 5.3 anges att bl.a. följande åtgärder kan förbjudas enligt punkterna 1 och 2: att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning (punkt a), att utbjuda varor till försäljning, att föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet (punkt b), att importera eller exportera varor under tecknet (punkt c), samt att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam (punkt d).

Medlemsstaterna får enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet ha bestämmelser som innebär ett skydd mot användning av tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av tecknet utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Varumärkesdirektivets bestämmelser om ensamrättens omfattning är inte endast minimiregler. De anger i stället en yttre ram för den ensamrätt som medlemsstaterna får tillerkänna registrerade varumärken. Medlems- staterna får med andra ord inte tillhandahålla ett ännu vidare skydd för registrerade varumärken. Andra internationella åtaganden som medlems-

Prop. 2009/10:225

116

staterna har gjort när det gäller ensamrätten för registrerade varumärken Prop. 2009/10:225 förutsätts därför rymmas inom direktivbestämmelserna.

Förordningen om gemenskapsvarumärken

I artikel 9 rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1), förkortad varu- märkesförordningen regleras de rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke. I artikel 9.1 och 9.2 finns regler som i sak motsvarar de som finns i artikel 5.1–3 i varumärkesdirektivet.

Förhållandena i de andra nordiska länderna

I Danmark är ensamrätten till ett varumärke reglerad i nära överens- stämmelse med artikel 5 i varumärkesdirektivet. Innehavaren av ett varumärke har således rätt att hindra att någon annan utan hans samtycke i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma slag, ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket om tecknet avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet att det kan antas att det finns en ”forbindelse” med varumärket. Innehavaren kan också hindra användning av sådana tecken som används för varor och tjänster av annan art om varumärket är ”velkendt her i landet” och användningen skulle medföra ett otillbörligt utnyttjande av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller skada varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (4 § i den danska varumärkeslagen).

I Island är skyddet reglerat på ungefär samma sätt som i Danmark. I Finland och Norge är skyddet utformat på ungefär samma sätt som i Sverige. I dessa länders lagar används dock inte rekvisitet väl ansett, utan rekvisiten ”väl kända” respektive ”velkjent”.

8.1.3Reglerna om ensamrättens innebörd anpassas ytterligare till varumärkesdirektivet

Regeringens förslag: Varumärkeslagens reglering om ensamrättens innebörd utformas i nära anslutning till bestämmelserna i varumärkesdirektivet.

Det grundläggande skyddet för ett varukännetecken utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverk- samhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

Det utökade skyddet utformas så att när ett varukännetecken här i

landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär

117

ensamrätten dessutom att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vidare tas det i varumärkeslagen in en exemplifiering av vad som utgör användning av ett varukännetecken, utformad i huvudsak som i direktivet.

Det införs inte något skydd för varukännetecken mot användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (SOU 2001:26 s. 263 f.). Förslaget har dock en annan redaktionell utformning.

Remissinstanserna: Det övervägande antalet remissinstanser har antingen tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Flera av dessa, bland andra Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Kommerskollegium och

Sveriges advokatsamfund har framhållit att varumärkeslagen bör anpassas till regleringen i varumärkesdirektivet. Advokatsamfundet har mot bakgrund av EU-rättslig praxis föreslagit att transitering ska läggas till i den exemplifierande uppräkningen av vad som utgör användning i näringsverksamhet. Patent- och registreringsverket (PRV) har i fråga om det utökade skyddet ansett att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen, men ifrågasatt kommitténs förslag att kriterierna för när ett varukännetecken har ett utökat skydd respektive anses vara inarbetat utformas på i princip samma sätt. Liknande synpunkter har framförts av Patentbesvärsrätten som har pekat på att det finns en risk att förslaget innebär en sänkning av kraven för när ett varukännetecken ska få ett utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd. Domstolen har dock, med hänvisning till att EU-domstolens rättspraxis måste beaktas vid tillämpning av bestämmelsen, inte motsatt sig den föreslagna ändringen. Svenska Patentombudsföreningen har inte haft någon invändning mot förslaget men har tillagt att bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas så generellt som möjligt för att ge största möjliga utrymme att i praxis bedöma om ett känt varumärke ska ha ett utökat skydd. Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (numera Svenska Industrins IP Förening) (SIPF) har ansett att det av bestämmelsen om det utökade skyddet bör framgå att detta skydd gäller både inom och utanför varuslagsgränserna. Sveriges advokatsamfund och Svenskt Näringsliv m.fl har anfört att Högsta domstolens bedömning i rättsfallet NJA 1995 s. 635 av kravet på märkeslikhet inte överensstämmer med vad som gäller enligt EU-rätten. Advokatsamfundet har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att det i vart fall inte bör krävas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna. Sveriges Reklamförbund har anfört att ensamrätten till ett varukännetecken endast bör omfatta användning av kännetecknet som individualiseringsmedel i den aktuella verksamheten och inte andra slags omnämnanden av kännetecken i reklam. Ett antal remissinstanser har framfört synpunkter av lagteknisk karaktär.

Prop. 2009/10:225

118

Skälen för regeringens förslag

Prop. 2009/10:225

Inledande synpunkter

En grundläggande funktion för ett varukännetecken är att särskilja olika varor och tjänster. Varukännetecknet fungerar på så sätt som ett individualiseringsmedel som innehavaren kan använda för att skilja sina varor eller tjänster från de som andra näringsidkare erbjuder. Även från konsumentsynpunkt fyller ett varukännetecken en funktion genom att konsumenterna kan undvika att förväxla olika varor och tjänster.

Som kommittén har angett har alla innehavare av varukännetecken ett behov av skydd mot att deras kännetecken blir utnyttjade eller skadade. För de allra flesta varukännetecken kan detta behov tillgodoses genom ett skydd mot användning av förväxlingsbara kännetecken, dvs. identiska eller liknande märken som används för identiska eller liknande varor eller tjänster. Under senare år har utvecklingen emellertid gått mot att allt fler varukännetecken kommit att utgöra en självständig tillgång som får representera företagets upparbetade värde i form av t.ex. image och goodwill. I dessa fall är det framför allt innehavarens intresse av att få ett skydd för de investeringar som gjorts i varukännetecknet som står i förgrunden. Det kan därför vara motiverat att dessa varukännetecken ges ett mer långtgående skydd. Man kan därför tala om två olika typer av skydd, ett grundläggande skydd och ett utökat skydd.

Regeringen behandlar nedan hur den varumärkesrättsliga ensamrätten bör vara utformad i den nya varumärkeslagen. Som framgått i föregående avsnitt är varumärkesdirektivet av central betydelse när det gäller frågan om vad ensamrätten till ett registrerat varumärke ska innefatta.

Varumärkesdirektivet gäller endast för registrerade varumärken. Det finns alltså i och för sig inte något hinder enligt direktivet mot att utforma bestämmelserna om ensamrättens omfattning annorlunda för andra slags varukännetecken. Enligt nuvarande svensk ordning är ensamrättens omfattning emellertid i princip densamma för registrerade varumärken och andra skyddade varukännetecken. I likhet med kommittén anser regeringen att ensamrätten till varukännetecken även i fortsättningen bör ha i princip samma materiella innehåll för registrerade varumärken, inarbetade varukännetecken och de namn och näringskänne- tecken som åtnjuter skydd som varukännetecken. Bestämmelserna bör alltså i detta avseende vara utformade på ett enhetligt sätt.

En skillnad som dock i dag finns mellan å ena sidan registrerade varumärken och övriga varukännetecken å den andra rör uppgiftsskyldig- heten när ett varumärke återges i exempelvis ett lexikon. Denna fråga tas upp särskilt nedan i avsnitt 8.7.

Det grundläggande skyddet

Som redovisats i avsnitt 8.1.1 innebär det grundläggande skyddet enligt nuvarande ordning i princip att ingen annan än innehavaren av ett varukännetecken i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för varor av samma eller liknande slag (4 § och 6 § första stycket VML).

119

Sverige är bundet av varumärkesdirektivets obligatoriska bestämmelser enligt vilka ensamrätten till registrerade varumärken ska utgöra grund för förbud mot användning av identiska tecken för samma slag av varor eller tjänster (artikel 5.1 a). Vidare ska registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot användning av identiska eller liknande tecken som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk att allmänheten förväxlar tecknet och märket, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (artikel 5.1 b). Varumärkes- direktivets bestämmelser om det grundläggande skyddet för registrerade varumärken täcker de åtaganden som Sverige har gjort enligt Pariskon- ventionen och TRIPs-avtalet när det gäller skyddets omfattning.

När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes inga förändringar i sak av bestämmelserna i varumärkeslagen om det grundläggande skyddet för varukännetecken. När det gällde huvudregeln om förväxlingsbarhet konstaterade regeringen att artikel 4.1 a (bestämmelsen om registreringshinder som motsvarar artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet, i de fall där det inte var fråga om identiska varumärken eller identiska varor, innehöll ett särskilt krav på att det ska finnas en risk för att allmänheten ska förväxla varumärkena. Någon motsvarande skrivning fanns däremot inte i 6 § första stycket VML. Regeringen ansåg att den svenska bestämmelsen ändå måste anses uppfylla direktivets krav i denna del eftersom frågan om förväxling, även om detta inte uttryckligen framgick av lagtexten, skulle bedömas mot bakgrund av att en köpare vanligen inte hade möjlighet att samtidigt jämföra de motstående märkena och att det häri låg en bedömning av om allmänheten skulle förväxla märkena. Skyddet enligt huvudregeln i 6 § första stycket VML lämnades därför oförändrat i sak (se prop. 1992/93:48 s. 78).

Även om den nuvarande ordningen innebär att direktivet uppfylls, finns det anledning att överväga en utformning av lagtexten som närmare knyter an till de nämnda bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot kommitténs bedömning att lagtexten bör utformas så att den i högre grad än vad som är fallet i dag knyter an till varumärkesdirektivets bestämmelser. Flera av dem har betonat att så bör ske. Regeringen har samma utgångspunkt. Med en sådan utformning av lagen blir kopplingen till varumärkes- direktivet tydligare. Detta medför i sin tur att en direktivkonform tillämpning av lagen underlättas.

Kommitténs förslag till lagtext ansluter i stort sett till utformningen av direktivet. Enligt förslaget skulle ensamrätten till ett varukännetecken innebära att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

De flesta remissinstanserna har inte haft någon erinran mot den föreslagna utformningen av lagtexten. Några remissinstanser har dock ansett att den del av bestämmelsen som rör risken för att ett yngre tecken associeras med ett äldre varukännetecken bör utformas på ett annat sätt.

Prop. 2009/10:225

120

I den nuvarande varumärkeslagen finns, som framgått, inte några särskilda bestämmelser som endast tar sikte på de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Kommitténs förslag innebär att det i den nya varu- märkeslagen tas in sådana bestämmelser utformade huvudsakligen i enlighet med artikel 5.1 a i direktivet. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot detta. Regeringen instämmer i uppfattningen att den nya varumärkeslagen bör utformas så att det blir tydligt att det inte finns något uttryckligt krav på att det ska finnas någon förväxlingsrisk i de fall där det föreligger identitet mellan såväl de aktuella kännetecknen som de aktuella varorna eller tjänsterna. Regeringen anser därför att lagbestämmelserna i denna del bör utformas på det sätt som gjordes i betänkandet.

Också när det gäller bestämmelsen om risk för förväxling i artikel 5.1 b anser regeringen att utgångspunkten bör vara att varumärkeslagens regler ska utformas i nära anslutning till direktivbestämmelsen. En särskild fråga är emellertid hur man bör hantera den del av bestämmelsen som avser risken för association mellan det ifrågasatta tecknet och innehavarens varumärke.

Att det finns en risk för association är ingen fristående grund enligt direktivet för att ett äldre varumärke ska utgöra registreringshinder eller kunna åberopas för att hindra någon annans användning av ett visst tecken. Det krävs att det finns en risk för förväxling, och begreppet risk för association syftar till att precisera vad som ingår i begreppet risk för förväxling (se t.ex. EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mål nr C- 425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG m.fl., REG 2008 I-02439, punkt 34).

Eftersom bedömningen huruvida det finns en risk för association ingår som ett led i förväxlingsbedömningen skulle det i och för sig kunna hävdas att denna del av direktivbestämmelsen inte skulle behöva tas in i lagtexten. Som kommittén har angett framstår det emellertid som lämpligt att detta ändå framgår av lagtexten. Med en sådan lösning blir det tydligare att förväxlingsbedömningen ska innefatta frågan om risken för att ett tecken associerar till ett äldre varukännetecken.

Frågan är dock hur lagtexten bör utformas. Ett alternativ är givetvis att utforma lagtexten helt i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet. Vissa av de synpunkter som framförts av några remissinstanser får närmast uppfattas som att dessa remissinstanser skulle vilja se en sådan lösning. Lokutionen ”inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket” (och motsvarande lokution i bestämmelsen om registreringshinder, artikel 4.1 b), har emellertid i sig en tämligen oprecis utformning som kan tolkas på olika sätt. Innebörden har dock i viss utsträckning preciserats av EU-domstolen. Domstolen har nämligen uttalat att enbart en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det finns en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses (se EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, REG 1997 I-06191, punkt 26). I ett antal andra domar har EU-domstolen uttalat att förväxlingsrisk kan finnas om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från

Prop. 2009/10:225

121

samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se t.ex. EU-domstolen dom den 6 oktober 2005 i mål nr C-120/04, Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, REG 2005 I-08551, punkt 26).

Den utformning av lagtexten som föreslogs i betänkandet i denna del – dvs. att det finns en risk för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan användaren och innehavaren – ger på ett tydligare sätt än ordalydelsen i direktivet uttryck för vad som enligt EU-domstolens praxis ska ingå i bedömningen av om det finns en risk för förväxling. Regeringen anser att detta kan vara av värde vid den framtida tillämpningen av bestämmelsen. Möjligen skulle det kunna vara önskvärt med ännu tydligare skrivningar. Regeringen anser dock att de förtydliganden som kan göras när det gäller direktivbestämmelser främst är sådana som framgår av EU-domstolens praxis. Kommitténs förslag är just ett sådant förtydligande. Att gå längre än så innebär en risk för att det tas in något i lagtexten som kan komma att visa sig inte stämma överens med senare EU-rättslig praxis. Kommitténs förslag utgör således ett lämpligt förtydligande av den relativt oprecisa direktivtexten. Lagtexten bör alltså i denna del utformas i enlighet med betänkandet.

Sammanfattningsvis anser regeringen att det grundläggande skyddet bör utformas så att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda dels ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, dels ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

Det utökade skyddet

Enligt nuvarande ordning har vissa varukännetecken ett skydd som sträcker sig utanför varuslagsgränserna, dvs. ett utökat skydd. Av 6 § andra stycket i den nuvarande varumärkeslagen följer nämligen att förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. I bestämmelsen finns alltså inte något krav på varuslagslikhet.

Kommitténs förslag innebar att det även i den nya varumärkeslagen skulle finnas bestämmelser om ett utökat skydd för vissa varukänne- tecken. Ingen av remissinstanserna har ifrågasatt detta. Regeringen har samma utgångspunkt. Det bör alltså även i fortsättningen finnas bestämmelser om ett utökat skydd som svarar mot de fakultativa reglerna om skydd för kända märken i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Av de övriga internationella åtaganden som Sverige har gjort är det endast artikel 16.3 i TRIPs-avtalet och artiklarna 4 och 5 i WIPO- rekommendationen som rör det utökade skyddet. Det skydd som följer av varumärkesdirektivet täcker emellertid det skydd som dessa

Prop. 2009/10:225

122

bestämmelser avser att ge. Även det utökade skyddet för varukänne- tecken bör därför utformas med utgångspunkt i varumärkesdirektivets bestämmelser. På ett par punkter uppkommer dock frågan om ordalydelsen i lagtexten helt bör stämma överens med direktivet.

Den första frågan är hur bestämmelsen om det utökade skyddet bör utformas när det gäller kravet på kännedom. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt gjordes ändringar i varumärkeslagen som innebar att skyddet för kända varukännetecken utvidgades. I det sammanhanget behandlades frågan om hur lagregeln om det utökade skyddet borde vara utformad. I den departementspromemoria som låg till grund för propositionen hade det föreslagits att det skulle krävas att kännetecknet var ”väl känt” ” (Ds 1992:13 s. 104 f.). Flera remiss- instanser ansåg emellertid att detta uttryck var olämpligt, särskilt som det krav som då fanns för att ett kännetecken skulle anses vara inarbetat var att kännetecknet skulle vara ”allmänt känt”. Några remissinstanser hade därför föreslagit att uttrycket ”väl ansett” skulle användas i stället. Regeringen konstaterade i denna del att en förutsättning för att ett varukännetecken skulle få ett utökat skydd enligt artikel 5.2 i den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet var att kännetecknet skulle vara ”känt i landet i fråga” eller, som det uttrycktes i den engelska språkversionen, att varumärket ”has a reputation”. Detta var ett lägre ställt krav än det som då fanns i varumärkeslagen. Ett kännetecken kunde nämligen tidigare ha ett utökat skydd om det var ”synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten” (den s.k. Kodakregeln). Varumärkeslagen ändrades därför på denna punkt. Regeringen godtog det förslag till utformning som vissa remissinstanser hade lagt fram, dvs. att varukännetecknet skulle vara ”väl ansett” för att det skulle kunna åtnjuta ett utökat skydd. Bl.a. eftersom den danska varumärkeslagen inte innehöll något uttryckligt undantag från ensamrätten i fall där någon hade skälig anledning att använda ett äldre märke, ansågs detta rekvisit kunna undvaras även i den svenska lagen. Bestämmelsen om det utökade skyddet togs in som ett nytt andra stycke i 6 § VML (se prop. 1992/93:48 s. 80 f.).

Frågan är om det i den nya varumärkeslagen bör göras någon ändring i denna del. Som redan nämnts är en förutsättning för att ett registrerat varumärke ska kunna komma i fråga för ett utvidgat skydd enligt den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet att märket är ”känt. Detta uttryck ger inte i sig någon närmare vägledning om vilka krav som ställs i fråga om kännedomen om märket. I vissa andra språkversioner används i stället uttryck som renommé eller liknande. Dit hör exempelvis den engelska versionen (”has a reputation”) liksom den franska och den danska där uttrycken ”jouit d’une renommée” respektive ”er renommeret” används. I den tyska versionen används uttrycket ”bekannt ist”.

EU-domstolen har i ett mål om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet uttalat att de skilda uttryck som används i de olika språkversionerna av direktivet inte utgör någon egentlig motsägelse och att det inte är möjligt att bestrida att det krävs att varumärket är känt i viss omfattning (EU- domstolens dom den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999 I-05421). Som kommittén har anfört får därför uttrycket väl ansett som används i den nuvarande

Prop. 2009/10:225

123

varumärkeslagen i och för sig anses svara mot direktivets innehåll. I domen slog EU-domstolen vidare fast att artikel 5.2 i direktivet ska tolkas så, att för att ett registrerat varumärke ska åtnjuta skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art krävs att det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket.

Kommitténs förslag innebar att begreppet ”väl ansett” skulle ersättas med kravet att varukännetecknet ”ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen”. Förslaget byggde på EU-domstolens uttalanden i den nyss nämnda domen om innebörden av artikel 5.2 i direktivet (punkterna 21, 22, 24 och 26). Som framgår i avsnitt 7.1.3 föreslås att det nuvarande rekvisitet för när ett varukännetecken ska anses inarbetat ska bibehållas i den nya varumärkeslagen. Inarbetningkravet föreslås alltså även fortsättningsvis vara att kännetecknet här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Kommitténs förslag när det gäller det utökade skyddet innebar alltså att motsvarande kännedomskrav skulle användas i bestämmelsen om det utökade skyddet. Vad gäller förutsättningarna för inarbetning lämnade kommittén samma förslag som regeringen och föreslog alltså samma krav på kännedom i båda bestämmelserna.

Ingen av remissinstanserna har motsatt sig kommitténs förslag att det nuvarande begreppet väl ansett bör utmönstras ur lagen. Stockholms tingsrätt har anfört att förslaget innebär en avsevärd förenkling och att bättre förståelse uppkommer genom att den grundläggande förutsätt- ningen för det utökade skyddet knyts till att ett varukännetecken anses inarbetat och att besvärliga tillämpningsproblem avseende det nuvarande anseendeskyddet härigenom undviks. Även andra remissinstanser, Svea hovrätt, Kommerskollegium och Sveriges advokatsamfund, har uttryckligen tillstyrkt förslaget. Ett par remissinstanser har däremot ställt sig tveksamma till den föreslagna lydelsen. PRV har ansett att det i och för sig är motiverat att uttrycket väl ansett utmönstras, men samtidigt pekat på att i förslaget används i princip samma formulering i bestämmelsen om inarbetning som i den om det utökade skyddet. Verket har anfört att detta antyder att ett kännetecken som är inarbetat för vissa varor också ska anses vara så känt att det har ett utökat skydd, något som kan leda till tillämpningssvårigheter. Verket har därför ansett att någon annan formulering bör övervägas. Patentbesvärsrätten har, i yttrandet över kommitténs förslag, framfört liknande synpunkter. Domstolen har ansett att det finns en risk för att förslaget leder till en nivåsänkning i fråga om kravet på kännedom om märket för att det ska få utökat skydd, trots att någon sådan förändring inte är avsedd, vilket i och för sig talar för att det nuvarande begreppet väl ansett bör bibehållas. Domstolen har dock inte, med hänsyn till att EU-domstolens praxis måste beaktas vid tillämpningen, motsatt sig den föreslagna lydelsen. I yttrandet över Ds 2008:28, där motsvarande rekvisit fanns med i bestämmelsen om registreringshinder, har Patentbesvärsrätten däremot tillstyrkt förslaget. Domstolen har därvid framhållit att ett kännetecken, med utgångspunkt i EU-domstolens praxis, under alla förhållanden ska anses ha ett utökat skydd om det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

Prop. 2009/10:225

124

En förutsättning för att samma rekvisit för kravet på kännedom ska kunna användas i bestämmelserna om inarbetning respektive det utökade skyddet är att de sinsemellan överensstämmer innehållsmässigt. Samma krav i fråga om kännedom måste alltså i så fall gälla för att ett kännetecken ska anses inarbetat och för att det ska uppfylla kännedomskravet för att kunna komma i fråga för ett utökat skydd.

I samband med att reglerna om inarbetning ändrades år 1994 behandlade regeringen frågan om förhållandet mellan inarbetning och det utökade skyddet. Regeringen anförde att när det gäller inarbetnings- skyddet läggs närmast en kvantitativ bedömning till grund, medan bedömningen av om ett märke är väl ansett kan sägas vara fråga om en kvalitativ bedömning. Regeringen ansåg vidare att det inte var lämpligt att ge inarbetningsskyddet och det utökade skyddet en principiellt likartad utformning, bl.a. därför att inarbetning är en rättsgrund för skydd medan reglerna om det utökade skyddet anger skyddsomfånget för vissa varumärken (prop. 1994/95:59 s. 44 f.).

Frågan är vilken betydelse dessa uttalanden nu bör tillmätas. Redan i dag gäller att frågan huruvida ett varukännetecken ska kunna åtnjuta ett utökat skydd måste bedömas med ledning av direktivets bestämmelser och den praxis som utvecklats av EU-domstolen i anslutning till dessa bestämmelser. Detta innebär, som Patentbesvärsrätten har anfört, att en förutsättning för att ett varukännetecken ska anses vara väl ansett – i enlighet med vad EU-domstolen slagit fast i den tidigare nämnda General Motors-domen – är att det är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Det står härigenom klart att bedömningen av vilken grad av kännedom som krävs för att ett kännetecken ska kunna komma i åtnjutande av ett utökat skydd är av kvantitativ art. Den åtskillnad som tidigare gjordes mellan inarbetningsskyddet och det utökade skyddet i detta hänseende kan därför inte längre anses vara aktuell. I sak innebär därför inte kommitténs förslag någon förändring av rättsläget. Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen att kommitténs förslag till hur kravet på kännedom ska vara utformat är välgrundat och bör genomföras.

Några remissinstanser har väckt frågan vilken grad av märkeslikhet som bör krävas för att bestämmelsen om det utökade skyddet ska vara tillämplig. Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA 1995 s. 635 att det krävs att kännetecknen är identiska eller i hög grad överensstämmande.

Sveriges advokatsamfund och Svenskt Näringsliv m.fl har ansett att detta krav inte överensstämmer med vad som gäller enligt EU-rätten. Advokatsamfundet har därvid anslutit sig till kommitténs uppfattning att det i vart fall inte bör ställas högre grad av likhet mellan kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna.

Frågan om vilken grad av märkeslikhet som ska krävas, dvs. när två kännetecken ska anses vara identiska eller liknande, omfattas av bestämmelserna i direktivet. Om en medlemsstat väljer att ha bestämmelser om utökat skydd enligt artikel 5.2 i direktivet, måste bestämmelserna utformas enligt direktivet (se EU-domstolens dom den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd, REG 2003 I-12537, punkt 20). Det förhållandet att reglerna är fakultativa medför alltså inte att medlemsstaterna kan avvika från direktivet när det gäller

Prop. 2009/10:225

125

bestämmelsernas innehåll. Frågan om hur uttrycken identiska eller liknande ska tolkas är därmed en fråga för rättstillämpningen som ytterst avgörs av EU-domstolen. I sammanhanget kan nämnas att EU-domstolen har prövat dessa frågor i bl.a. dess domar den 10 april 2008 i mål C- 102/07, adidas AG m.fl. mot Marca Mode CV m.fl, REG 2008 I-02439, och den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd. I dessa domar har EU-domstolen klargjort att det ska vara fråga om ett visst mått av likhet mellan varumärket och tecknet som medför att omsättningskretsen förknippar dem. Det behöver inte föreligga sådan grad av likhet att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar dem, utan det är tillräckligt att graden av likhet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket. Reglerna i den nuvarande varumärkeslagen ska som framgått tolkas med utgångspunkt i EU-domstolens praxis. Genom de domar som EU-domstolen meddelat efter det att HD avgjorde det ovan nämnda målet är det numera klarlagt att bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen ska tolkas på annat sätt än vad HD utgick från. Kommittén föreslog i denna del att lagtexten skulle få en ordalydelse som motsvarade direktivets, dvs. att man för det utökade skyddet skulle ange detsamma som för skyddet i övrigt, nämligen att det skulle vara fråga om ”ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet”. Det blir med en sådan lösning helt tydligt att svensk rätt har samma innehåll som EU-rätten på denna punkt. Regeringen delar kommitténs uppfattning om hur lagtexten i denna del bör utformas. Förslaget bör därför genomföras.

En annan fråga är om det utökade skyddet också gäller inom ramen för varuslagslikhet. Enligt sin ordalydelse är artikel 5.2 i direktivet nämligen inte direkt tillämplig inom ramen för varuslagslikhet.

Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna i denna del skulle utformas i enlighet med direktivet. Förslaget grundades på en analys av den rättspraxis som förelåg år 2001 när kommittén presenterade sitt betänkande. Kommittén konstaterade att det inte var möjligt att dra någon säker slutsats om hur EU-domstolens praxis i frågan skulle komma att utveckla sig. SIPF har invänt mot kommitténs förslag och ansett att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen bör utformas så att det framgår att det utökade skyddet ska gälla både inom och utanför varuslagsgränserna, dvs. för varor av samma, liknande eller annat slag.

Sedan betänkandet lades fram har EU-domstolen prövat frågan om det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna. EU-domstolen har därvid uttalat att artikel 5.2 (och dess motsvarighet bland registrerings- hindren, artikel 4.4 a) ska tolkas på så sätt att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre tecknet (eller varumärket), som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke (EU-domstolens dom den 9 januari 2003 i mål C- 292/00, Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd, REG 2003 I-00389). I ett senare avgörande om innebörden av artikel 5.2 i direktivet har domstolen uttalat att en medlemsstat som har valt att utnyttja möjligheten att ge ett utökat skydd för kända varumärken är skyldig att föreskriva att skyddet ska gälla också inom varuslagsgränserna (se den ovannämnda

Prop. 2009/10:225

126

domen från EU-domstolen den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas- Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd ).

Genom dessa avgöranden från EU-domstolen står det numera klart att direktivets bestämmelser om det utökade skyddet gäller också inom varuslagsgränserna och att tillämpningsområdet alltså inte är begränsat till varor och tjänster av annat slag.

I Ds 2008:28 utformades därför lagtexten i den motsvarande bestämmelsen om registreringshinder på så sätt att den var tillämplig oavsett om varukännetecknen i fråga avsåg samma, liknande eller andra slags varor eller tjänster. Lagtekniskt gjordes detta på så sätt att det led i kommitténs lagförslag som angav att bestämmelsen var tillämplig på varukännetecken för ”varor av annat slag” togs bort. Ingen av remiss- instanserna har invänt mot bedömningen att det utökade skyddet gäller även inom varuslagsgränserna eller haft någon synpunkt på utformningen av lagtexten i detta hänseende. Lagtexten bör därför utformas på det angivna sättet i den nu aktuella bestämmelsen om ensamrättens omfattning.

Det bör dock, i enlighet med vad som anges i artikel 5.2, föreskrivas att ensamrätten bara omfattar användning för varor eller tjänster. Det blir på så sätt klart att annan slags användning inte omfattas av ensamrätten.

Slutligen innebar kommitténs förslag att rekvisitet ”utan skälig anledning” i artikel 5.2 skulle tas in i lagtexten. Ingen av remiss- instanserna har invänt mot detta. Som angetts tidigare togs detta begrepp inte in i lagen när varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt. I och med att lagtexten nu föreslås få en lydelse som i stor utsträckning anknyter till utformningen av direktivet framstår det dock som lämpligt att även denna del av direktivbestämmelsen tas in i lagtexten. I förhållande till ordalydelsen i direktivet bör lagtexten utformas så att det framgår att rekvisitiet ”utan skälig anledning” bara är relevant vid bedömningen av om användningen av tecknet är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Den närmare innebörden av rekvisitet får avgöras i rättstillämpningen.

Sammanfattningsvis anser regeringen alltså att bestämmelsen om ensamrättens innehåll när det gäller det utökade skyddet bör utformas så att ensamrätten till ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett yngre tecken för varor eller tjänster som är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet, om användningen därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Exempel på vad som utgör användning av varukännetecken

Som nämnts i avsnitt 8.1.1 finns i 4 § första stycket VML en bestämmelse som reglerar vilken typ av användning av andra tecken som ensamrätten till ett varukännetecken hindrar. Bestämmelsen innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på själva varan eller varuförpackningen eller i reklam eller affärshandlingar eller på annat sätt.

Prop. 2009/10:225

127

Detta gäller oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller om den förs in hit. Det anges uttryckligen att även muntlig användning omfattas av bestämmelsen.

I artikel 5.3 i varumärkesdirektivet finns en exemplifiering av vad som kan utgöra otillåten användning som sakligt sett stämmer överens med varumärkeslagens bestämmelser. I artikeln anges dock inte att även muntlig användning omfattas. Kommittén föreslog att bestämmelserna i den nya varumärkeslagen skulle utformas på i huvudsak samma sätt som i direktivet, men att det även fortsättningsvis uttryckligen skulle anges att också muntlig användning omfattas. Svenskt Näringsliv m.fl. har föreslagit att det i lagtexten dessutom bör förtydligas att varje form av användning, även elektronisk användning, omfattas av bestämmelsen. Vidare har Sveriges advokatsamfund ansett att även ordet ”transitera” bör läggas till i exemplifieringen i lagtexten.

Av samma skäl som angetts tidigare anser regeringen att den nya varumärkeslagen även i detta avseende bör utformas så att den knyter an närmare till bestämmelsen i varumärkesdirektivet. När det gäller transitering har EU-domstolen uttalat bl.a. att artiklarna 5.1 och 5.3 c i varumärkesdirektivet inte ger en varumärkesinnehavare rätt att motsätta sig att varor, som är försedda med hans varumärke förs in i Europeiska unionen med stöd av ett tullförfarande för extern transitering eller ett tullförfarande för lagring i tullager, när varorna inte dessförinnan släppts ut på marknaden i unionen av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke. Däremot kan en varumärkesinnehavare med stöd av artikel 5.3 b under vissa förutsättningar motsätta sig att varor bjuds ut eller säljs under den period som varorna hänförs till ett förfarande för extern transitering eller till ett förfarande för lagring i tullager när detta ovillkorligen innebär att varorna släpps ut på marknaden i unionen (se EU-domstolens dom den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International BV mot Colgate-Palmolive Company m.fl., REG 2005 I- 8735). Av rättsfallet framgår alltså att EU-domstolen tolkat begreppen import respektive utbjuda till försäljning och säljas och uttalat sig om hur dessa begrepp ska tolkas i förhållande till gods i transit. Det är alltså inte fråga om något nytt otillåtet användningssätt bestående i transitering. Dessutom framgår av domen att transitering endast i mycket begränsad omfattning ingår i de användningssätt som direktivet anger som förbjudna. I ett senare avgörande har EU-domstolen uttalat att artikel 5.1 och 5.3 ska tolkas så att en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat för varor som är försedda med varumärket och som är hänförda till ett förfarande för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat endast när tredje man handhar varorna medan de är hänförda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat (se EU-domstolens dom den 9 november 2006 i mål nr C-281/05, Montex Holdings Ltd mot Diesel SpA, REG 2006 I- 10881, punkt 27). Det är mot denna bakgrund inte lämpligt att särskilt ta upp transitering i exemplifieringen i lagtexten.

Som framgått innebar kommitténs förslag att det i den nya varumärkeslagen skulle anges att även muntlig användning omfattas av

Prop. 2009/10:225

128

användningsbegreppet. En uttrycklig föreskrift om detta finns i den Prop. 2009/10:225 gällande varumärkeslagen, men däremot inte i direktivet. Vidare har

några remissinstanser förslagit att det i den nya varumärkeslagen uttryckligen ska föreskrivas att elektronisk användning omfattas.

Som redovisats tidigare innehåller direktivbestämmelsen exempel på vad som kan utgöra användning i näringsverksamhet. Denna uppräkning är alltså inte uttömmande. Andra former av användning ryms även utan att de anges i direktivtexten eller i motsvarande lagtext. Detta gäller för såväl muntlig användning som elektronisk användning. Enligt regeringens uppfattning är det mot denna bakgrund inte lämpligt att bygga ut regleringen i den nya varumärkeslagen med ytterligare exempel. Regeringen anser därför att bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör utformas i enlighet med direktivet. Det kan nämnas att en aspekt av elektroniskt användning, nämligen användning av kännetecken på Internet, behandlas närmare i avsnitt 17.1

Svenska Reklamförbundet har ansett att ensamrätten till ett varukännetecken inte bör hindra att kännetecknet används i jämförande reklam. Förbundet har anfört att man i dessa situationer bör nöja sig med skyddet mot renommésnyltning i den då gällande marknadsföringslagen (numera ersatt av en ny marknadsföringslag, 2008:486). Regeringen konstaterar att EU-domstolen numera har avgjort frågan om varumärkesskyddets gränser vid jämförande reklam. I domstolens dom den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings Limited m.fl. mot Hutchison 3G UK Limited, REG 2008 I-4231, uttalade domstolen att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam använda ett kännetecken som liknar detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat, när denna användning inte medför någon risk för förväxling hos allmänheten (punkt 69). Det blir alltså i dessa fall enbart fråga om en bedömning enligt marknadsföringslagen.

Skydd för andra ändamål än att särskilja varor och tjänster

Kommittén väckte frågan om det finns anledning att införa ett skydd för varukännetecken enligt artikel 5.5 i varumärkesdirektivet mot obehörig användning av tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster. Kommittén bedömde att det inte fanns skäl att införa ett sådant skydd. Ingen av remissinstanserna har haft någon invändning mot den bedömningen eller framfört några andra synpunkter i frågan. Regeringen ser inte anledning att göra någon annan bedömning. Några bestämmelser om skydd för varukännetecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster bör alltså inte tas in i den nya varumärkeslagen.

129

8.2

Begränsningar av ensamrätten

Prop. 2009/10:225

8.2.1Gällande regler om begränsningar i ensamrätten

I 3 § första stycket VML föreskrivs att var och en i näringsverksamhet får, under förutsättning att det är i överensstämmelse med god affärssed, som kännetecken för sina varor, använda dels sitt släktnamn, sin adress eller sin firma, dels uppgifter om varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde och geografiska ursprung, tidpunkten för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna. Bestämmelsen utgör alltså en begränsning av ensamrättens omfattning. Det sistnämnda ledet av bestämmelsen, dvs. regeln om varornas art m.m., infördes i samband med de lagändringar som gjordes till följd av Sveriges tillträde till EES- avtalet (prop. 1992/93:48 s. 86 f.).

Vidare finns i 15 § första stycket VML en bestämmelse som anger att den ensamrätt som erhålls genom registrering av ett varumärke inte innefattar en sådan del av märket som inte kan registreras ensam för sig. Denna regel kan sägas ge uttryck för en allmän varumärkesrättslig grundsats om att ensamrätten inte omfattar en sådan del av ett varumärke som inte kan registreras, exempelvis ett beskrivande ord (se SOU 1958:10 s. 291).

Av viss relevans i sammanhanget kan också 4 § andra stycket VML sägas vara. Av den bestämmelsen framgår motsatsvis att viss användning av annans varumärke är tillåten vid försäljning av reservdelar, tillbehör eller liknande (se a. prop. a. s.).

8.2.2Begränsningarna i ensamrätten förtydligas

Regeringens förslag: Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte ge något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte hindra att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

1.sin firma, sitt namn eller sin adress,

2.uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller

3.varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska inte hindra att andra i näringsverksamhet använder tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.

Kommitténs förslag överensstämmer i stort med regeringens (SOU 2001:26 s. 429 f.). Kommittén lämnar emellertid inte något förslag om

130

att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra någon som Prop. 2009/10:225 har rätt att använda ett geografiskt namn att göra det.

Remissinstanserna: Svenska Patentombudsföreningen har framställt önskemål om att bestämmelsen om inskränkningar i ensamrätten till sådana kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken som består av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung förtydligas genom att bestämmelsen utformas mer i linje med hela artikel 15.2 i varumärkesdirektivet. I övrigt har remissinstanserna inte framfört några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Av artikel 6.1 i varumärkesdirektivet följer att ensamrätten till ett registrerat varumärke är begränsad på så sätt att den inte kan läggas till grund för ett förbud för någon annan att – förutsatt att denne handlar i enlighet med god affärssed – i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för fram- ställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.

Som redovisats i föregående avsnitt innehåller 3 § första stycket VML bestämmelser som sakligt sett motsvarar de två första punkterna i direktivbestämmelsen. När det gäller det som föreskrivs i den sista punkten framgår detta motsatsvis av 4 § andra stycket VML. Dessa bestämmelser gäller såväl för registrerade varumärken som för andra varukännetecken.

Kommitténs förslag innebar att bestämmelserna i den nya varumärkes- lagen i denna del skulle utformas så att de i högre grad än i dag överensstämmer med direktivets ordalydelse. I sak innebar detta framför allt den skillnaden att bestämmelsen motsvarande artikel 6.1 c avseende tillbehör och reservdelar skulle framgå tydligare i lagen. Lagrådet har ifrågasatt om exemplifieringen ”särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar” är nödvändig i lagtexten. Bestämmelsen har emellertid störst betydelse i praktiken i just sådana fall. Typexemplet är att någon som säljer tillbehör eller reservdelar (eller erbjuder service) behöver använda någon annans varukännetecken för att kunna beskriva att tillbehöret eller reservdelen passar till en viss vara. Det bör därför lämpligen komma till uttryck i lagtexten att bestämmelsen är tillämplig när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

Kommittén föreslog vidare att det i den nya varumärkeslagen skulle införas en regel som angav att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en sådan del av varukännetecknet som i enlighet med de allmänna registreringsvillkoren i lagen inte kan registreras ensam för sig.

En sådan begränsningsregel finns redan i dag i 15 § andra stycket VML när det gäller ensamrätten till registrerade varumärken. Av den bestämmelsen följer att den ensamrätt som registreringen ger inte

innefattar en sådan beståndsdel av varumärket som inte kan registreras

131

ensam för sig. Av förarbetena framgår att bestämmelsen tar sikte på de fall där det rör sig om sådana beståndsdelar som sedda separat saknar särskiljningsförmåga. Vidare utformades bestämmelsen så att den endast avsåg ensamrätt på grund av registrering. Skälet till sistnämnda begränsning var att det var tänkbart att en del som inte kunde registreras kunde få ett särskilt skydd på grund av inarbetning (SOU 1958:10 s. 290

f.och prop. 1960:167 s. 115 f.)

Som kommittén angav ger bestämmelsen i den nuvarande

varumärkeslagen uttryck för en allmän princip inom varumärkesrätten. Det kan därför i och för sig ifrågasättas om det finns något behov av att ha en lagregel om detta. En sådan regel finns dock i dag och inte minst av tydlighetsskäl kan det därför vara värdefullt att principen även i fortsättningen kommer till uttryck i lagtexten.

Kommitténs förslag innebar, som framgått, att motsvarande skulle gälla också för andra varukännetecken än registrerade varumärken. I dag finns det inte någon regel om detta i varumärkeslagen. Den föreslagna bestämmelsen skulle kunna aktualiseras exempelvis när det gäller ett inarbetat varukännetecken som består av flera delar och där kännetecknet i dess helhet är skyddat på grund av inarbetning, men de olika delarna var för sig, eller någon av dem, saknar särskiljningsförmåga. Det skulle då framgå av lagtexten att ensamrätten i ett sådant fall inte omfattar de olika delarna, eller i förekommande fall en av dem, av kännetecknet. Även en beståndsdel som ingår i ett inarbetat varukännetecken och saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan dock få ett självständigt skydd om den senare genom användning förvärvar särskiljningsförmåga och blir skyddad på grund av inarbetning.

Med den utformning av bestämmelsen som kommittén föreslog skulle regleringen i detta avseende alltså vara densamma för alla slags varukännetecken. Regeringen instämmer i kommitténs uppfattning i denna del. När det gäller utformningen av bestämmelsen föreslog kommittén att det, på ungefär samma sätt som enligt gällande bestämmelse, skulle anges att ensamrätten inte omfattar en del av kännetecknet som inte kan registreras ensam för sig. Som framgått tidigare avses enligt nuvarande ordning beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör enligt regeringens uppfattning utformas så att detta framgår direkt av lagtexten. I den nya varumärkeslagen bör det därför föreskrivas att ensamrätten till ett varukännetecken inte ger något självständigt skydd för en sådan del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Senare i propositionen (avsnitt 9.6.2) kommer föreslås att det ska införas en möjlighet att registrera tecken eller benämningar som i näringsverksamhet används för att ange varors eller tjänsters geografiska ursprung som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. En sådan ensamrätt kan också uppkomma genom inarbetning. Regeringen delar kommitténs uppfattning – vilken också är förenlig med vad som föreskrivs i motsvarande bestämmelse i varumärkesdirektivet (artikel 15.2 andra meningen) – att det för dessa märken bör gälla att ensamrätten inte ska hindra någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung.

Prop. 2009/10:225

132

I varumärkesdirektivet föreskrivs dock också för dessa märken att de i Prop. 2009/10:225 synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att

använda ett geografiskt namn (se artikel 15.2 tredje meningen). Kommittén föreslog inte någon skrivning av motsvarande innebörd, vilket föranlett Svenska Patentombudsföreningen att påtala diskrepansen mellan varumärkesdirektivets ordalydelse och kommitténs förslag i det avseendet.

Bestämmelsen om att nu aktuella varumärken i synnerhet inte får åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn utgör endast en specificering av det tidigare ledet i artikel 15.2 i direktivet om att ensamrätten inte hindrar någon annan, när det stämmer överens med god affärssed, att i näringsverksamhet använda sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung. Regeringen delar emellertid Svenska Patentombudsföreningens uppfattning att den föreslagna bestämmelsen för tydlighets skull bör anpassas ytterligare till varumärkesdirektivet.

Det bör alltså föreskrivas att ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke inte ska hindra att andra använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung i näringsverksamhet, om det sker i enlighet med god affärssed. Vidare bör anges att ensamrätten till ett sådant märke inte hindrar att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.

8.3Vad som kan utgöra ett varumärke

8.3.1Vilka tecken som kan utgöra ett varumärke i dag

I 1 § andra stycket VML finns en bestämmelse som reglerar vad som kan utgöra ett varumärke. I bestämmelsen föreskrivs att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning den 1 januari 1993 när Sverige tillträdde EES-avtalet.

Bestämmelsen bygger på artikel 2 i varumärkesdirektivet som har nästan samma lydelse. I artikeln anges att ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

133

8.3.2

Oförändrade regler om vad som kan utgöra ett

Prop. 2009/10:225

 

varumärke

 

Regeringens förslag: Bestämmelsen i den nuvarande varumärkes- lagen om vad som kan utgöra ett varumärke förs utan sakliga förändringar över till den nya varumärkeslagen.

Kommitténs förslag överensstämmer i allt väsentligt med regeringens (SOU 2001:26 s. 425).

Remissinstanserna har inte framfört några synpunkter i frågan.

Skälen för regeringens förslag: Kommittén föreslog att en bestämmelse motsvarande 1 § andra stycket VML skulle tas in i den nya varumärkeslagen, dock med det tillägget att det i lagtexten skulle anges att även sammansättningar av ord, slagord och avbildningar är sådana tecken som kan utgöra varumärken.

Vare sig den hittills gällande bestämmelsen, artikel 3 i varumärkesdirektivet eller den av kommittén föreslagna bestämmelsen är emellertid uttömmande utan redovisar bara exempel på vilka slags tecken som kan utgöra varumärken. Regeringen anser därför att den nuvarande lagtexten, som är utformad i enlighet med direktivet, inte bör byggas ut med ytterligare exempel. Bestämmelsen i den nya varumärkeslagen bör alltså ha samma utformning som i dag.

8.4Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt

8.4.1Gällande regler om vad som är utelutet från ensamrätt

I 5 § VML föreskrivs att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken. Bestämmelsen har varit oförändrad sedan varumärkeslagen infördes. Av förarbetena framgår att bestäm- melsen har till syfte att ”från ensamrätt utesluta sådant som bör hållas fritt för allmänt begagnande eller som icke har tillräcklig distinktivitet”. Det underströks vidare att varumärkesrätten inte på omväg får utnyttjas för att skapa oberättigade monopol på tekniska och funktionella element i förpackningar och formgivning (SOU 1958:10 s. 248).

8.4.2En enhetlig reglering införs om att kännetecken som endast består av en viss form inte kan omfattas av ensamrätt

Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen om att ensamrätt till varukännetecken inte innefattar sådan del av kännetecknet som huvudsakligen fyller en annan funktion än att vara kännetecken förs inte över till den nya varumärkeslagen i den lydelsen. I stället införs en bestämmelse om att ensamrätt inte kan förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av

134

varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26

s.426 f.).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon

synpunkt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 5 § VML innefattar ensamrätten till ett varukännetecken inte sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller på annat sätt fylla annan uppgift än att vara kännetecken.

När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt infördes i 13 § andra stycket VML en bestämmelse av vilken det framgår att som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Lagregeln utformades i enlighet med artikel 3.1 e i direktivet och trädde i kraft den 1 januari 1993. Regeringen anförde att 5 § VML inte kunde anses utgöra något registreringshinder och att det därför borde införas ett uttryckligt registreringshinder som motsvarade direktivbestämmelsen (se vidare prop. 1992/93:48 s. 73 f.).

I övrigt behandlades förhållandet mellan dessa båda bestämmelser inte närmare i lagstiftningsärendet. Bestämmelsen i 5 § är enligt sin ordalydelse tillämplig på såväl registrerade varumärken som inarbetade varumärken och varukännetecken. Denna bestämmelse är emellertid mer restriktivt utformad än det motsvarande registreringshindret i 13 § andra stycket VML. I doktrinen har det gjorts gällande att 5 § VML efter genomförandet av direktivet inte har någon självständig betydelse annat än för oregistrerade varumärken; det har dock rått delade meningar i denna fråga. Patentbesvärsrätten har i en dom från 1997 funnit att det inte kan anses vara sakligt motiverat att låta 5 § föranleda en mer omfattande inskränkning i den ensamrätt som ett registrerat varumärke ger än den som följer av 13 § andra stycket VML (Patentbesvärsrättens dom den 27 juni 1997 i mål nr 95-573).

Regeringen kan konstatera att utformningen av bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen har lett till oklarhet när det gäller lagregleringen av begränsningarna i ensamrätten i nu aktuella hänseenden för registrerade varumärken. Den nya varumärkeslagen bör givetvis utformas så att sådana oklarheter undviks. De nuvarande bestämmelserna tycks också ha medfört att olika regler kommit att gälla för registrerade varumärken och inarbetade varukännetecken i detta avseende. Enligt regeringens uppfattning bör dessa begränsningar i ensamrätten vara enhetliga.

Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med kommittén, att den nuvarande bestämmelsen i 5 § VML inte bör föras över till den nya varumärkeslagen. Det bör i stället införas en bestämmelse som bygger på artikel 3.1 e i direktivet och som anger att ensamrätt inte kan förvärvas till varukännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en

Prop. 2009/10:225

135

form som ger varan ett betydande värde. Denna bestämmelse bör gälla Prop. 2009/10:225 för såväl registrerade varumärken som inarbetade varukännetecken.

Angående frågan om registreringshinder av motsvarande innebörd, se avsnitt 9.7.3.

8.5Konsumtion av ensamrätten

Regeringens förslag: Bestämmelsen om konsumtion av ensamrätten i den nuvarande varumärkeslagen förs i sak oförändrad över till den nya varumärkeslagen.

Kommitténs förslag överensstämmer med regeringens (SOU 2001:26

s.430).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har yttrat sig i denna

fråga.

Skälen för regeringens förslag: Med konsumtion avses inom varumärkesrätten att ensamrätten att använda ett varukännetecken för en viss vara förbrukas efter det att varan har förts ut på marknaden antingen av innehavaren själv eller av någon annan med innehavarens samtycke. Frågan om konsumtion regleras i 4 a § VML, som trädde i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen innebär att varumärkesrätten konsumeras endast om varan har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, s.k. regional konsumtion. Konsumtion inträder dock inte när varornas skick har förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. När det gäller bakgrunden till denna reglering hänvisas till prop. 1999/2000:93, som bygger på Varumärkes- kommitténs delbetänkande Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen (SOU 1999:19).

Regeringen anser liksom kommittén att den nuvarande konsumtions- bestämmelsen bör föras över till den nya varumärkeslagen i sak oförändrad.

8.6Kolliderande rättigheter

8.6.1 Gällande regler om kolliderande rättigheter

I 7–10 §§ VML finns bestämmelser som reglerar frågor om företrädesrätt

 

m.m. vid kollisioner mellan olika rättigheter.

 

I 7 § VML föreskrivs att vid avgörande av tvist om rätt till

 

varukännetecken som är förväxlingsbara, ska företräde ges den som kan

 

åberopa tidigaste rättsgrund, om inte annat följer av 8 eller 9 §.

 

Bestämmelsen ger uttryck för en allmän immaterialrättslig princip om att

 

företräde ges till den tidigaste ensamrätten. Inga ändringar har gjorts i

 

bestämmelsen sedan varumärkeslagens tillkomst.

 

Från huvudregeln i 7 § VML finns det vissa undantag. I 8 § VML finns

 

en s.k. passivitetsregel som gäller i de situationer när det yngre

 

kännetecknet är ett registrerat varumärke. Av paragrafen följer att rätten

 

till ett registrerat varumärke, med avseende på de varor för vilka det har

136

 

använts, kan bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart Prop. 2009/10:225 kännetecken, om registreringen sökts i god tro och innehavaren av den

äldre rätten under fem år i följd har varit medveten om och funnit sig i användningen här i landet av det registrerade varumärket. Denna bestämmelse fick sin nuvarande lydelse i samband med de ändringar som gjordes i varumärkeslagen till följd av Sveriges tillträde till EES-avtalet och bygger på artikel 9 i varumärkesdirektivet. Kravet på att innehavaren av den äldre rättigheten ska ha varit medveten om användningen av det yngre varumärke och regeln om att det yngre varumärket endast får bestå för de varor eller tjänster för vilka det har använts infördes för att anpassa svensk rätt till direktivet (se prop. 1992/93:48 s. 92 f.).

Ytterligare en passivitetsregel finns i 9 § VML. Den behandlar det fallet när det yngre kännetecknet utgörs av ett inarbetat kännetecken. Av bestämmelsen följer att om ett kännetecken har inarbetats, får rätten till det bestå vid sidan av en äldre rätt till ett förväxlingsbart kännetecken, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid har inskridit mot användningen av det yngre kännetecknet. Bestämmelsen har inte förändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.

Slutligen finns i 10 § VML en bestämmelse som närmare reglerar samexistens mellan två kolliderande kännetecken. I bestämmelsen anges att i fall som avses i 8 eller 9 § får efter vad som är skäligt föreskrivas, att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande, med tillfogande av en ortsangivelse eller med annat förtydligande. Denna bestämmelse ger alltså en domstol möjlighet att i situationer där två kännetecken ska existera parallellt meddela föreskrifter av nu nämnt slag. Inte heller denna bestämmelse har ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.

8.6.2Endast mindre förändringar av reglerna om företrädesrätt, passivitet och samexistens

Regeringens förslag: Bestämmelserna i den nuvarande varumärkes- lagen om företrädesrätt vid tvist om rätt till varukännetecken, verkan av passivitet och om samexistens förs i huvudsak oförändrade i sak över till den nya varumärkeslagen. Det införs dock en bestämmelse som uttryckligen anger att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna så får det äldre varukännetecknet användas. Vidare överförs inte dagens bestämmelse om att det går att föreskriva att ett registrerat varumärke, som ska bestå vid sidan av ett annat kännetecken, bara får användas på särskilt sätt till den nya varumärkeslagen.

Kommitténs förslag överensstämmer delvis med regeringens. Kommitténs förslag innehåller även vad gäller verkan av passivitet gentemot inarbetade varukännetecken en regel om att en innehavare av ett varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska anses ha handlat inom rimlig tid om denne inom fem år från det att han eller hon fick kännedom om användningen har vidtagit åtgärder för att hindra denna användning. Kommitténs förslag till

137

bestämmelse om samexistens mellan kolliderande rättigheter innehåller vidare vissa ytterligare regler (SOU 2001:26 s. 430 f.)

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har framfört någon synpunkt i denna del.

Skälen för regeringens förslag: I 7–10 §§ VML finns som redovisats i föregående avsnitt bestämmelser om hur kollisioner mellan olika varukännetecken ska hanteras. När varumärkesdirektivet genomfördes i svensk rätt med anledning av EES-avtalet gjordes vissa ändringar i bestämmelsen om passivitet i 8 § VML (prop 1992/93:48 s. 92 f.). I övrigt har dessa bestämmelser inte ändrats sedan varumärkeslagens tillkomst.

Kommitténs förslag innebar att det i den nya varumärkeslagen skulle tas in en bestämmelse som i allt väsentligt stämde överens med huvudregeln i 7 § VML om att företräde ska ges till den som har tidigaste rättsgrund. Detsamma gäller i fråga om passivitetsregeln för registrerade varumärken i 8 § VML. När det gäller sistnämnda bestämmelse föreslog kommittén dock att det i bestämmelsen uttryckligen skulle anges att användningen av det yngre varumärket ska ha skett efter registrerings- dagen. Detta föreskrevs uttryckligen i en äldre lydelse av 8 § VML. Av förarbetena framgår att även i den nu gällande bestämmelsen avses användning som skett efter registreringsdagen (se prop. 1992/93:48

s.93 f.) Kommitténs förslag innebar alltså inte någon saklig förändring. Ingen av remissinstanserna har haft någon erinran mot kommitténs

förslag i dessa delar. Förslaget bör enligt regeringens uppfattning genomföras i de aktuella delarna.

Kommittén föreslog vidare att passivitetsregeln i 9 § VML som gäller inarbetade varukännetecken skulle föras över till den nya varumärkeslagen. I denna del föreslog kommittén emellertid att det därutöver skulle införas en kompletterande regel om att i de fall där det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, ska innehavaren anses ha handlat inom rimlig tid om han eller hon inom fem år från det att han eller hon fick kännedom om användningen av det yngre kännetecknet vidtagit åtgärder för att hindra denna användning.

Den föreslagna regeln skulle alltså vara tillämplig i sådana situationer där båda de kolliderande kännetecknen här i landet är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Enligt nuvarande ordning gäller att frågan om vad som ska anses vara en rimlig tid måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall (prop. 1960:167 s. 86). Som kommittén påpekat anges det i artikel 4.4 i WIPO- rekommendationen angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken att en innehavare av ett välkänt varumärke ska kunna ingripa mot ett kolliderande varumärke inom åtminstone en tid av fem år från det att innehavaren fick kännedom om användningen av det andra märket.

Regeringen ställer sig tveksam till om det i lagen är lämpligt att slå fast att en innehavare som agerar inom fem år alltid ska anses ha handlat inom rimlig tid. Det kan enligt regeringens uppfattning inte uteslutas att det kan uppkomma situationer där det inte är lämpligt med en sådan generell tidsgräns. WIPO-rekommendationen är inte bindande på så sätt att det är nödvändigt att införa en sådan regel. Regeringen anser sammantaget att det inte bör införas någon sådan regel. Även i fortsättningen bör det alltså göras en bedömning i det enskilda fallet av

Prop. 2009/10:225

138

huruvida innehavaren av det äldre kännetecknet har agerat inom rimlig Prop. 2009/10:225 tid. I de fall då det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av

omsättningskretsen bör man dock utan att detta regleras uttryckligen i lagen i normala fall, i enlighet med WIPO-rekommendationen, kunna ha som utgångspunkt att ett handlande som sker inom fem år ska anses ha skett inom rimlig tid.

När det gäller bestämmelsen om samexistens i 10 § VML föreslog kommittén att det i den nya varumärkeslagen skulle framgå att i de fall rätten till ett yngre varukännetecken ska bestå till följd av någon av passivitetsreglerna, så får både det äldre och det yngre kännetecknet användas. Vidare föreslog kommittén att den möjlighet som i dag finns att föreskriva att ett kännetecken bara får användas med tillfogande av ortsangivelse eller liknande, fortsättningsvis bara skulle kunna användas för inarbetade varukännetecken. Skälet till detta är att artikel 9 i varumärkesdirektivet inte möjliggör en sådan lösning för registrerade varumärken. Regeringen instämmer i kommitténs bedömning i dessa delar. Förslagen bör alltså genomföras